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发明专利为啥申请时间长、难度大、价值高【评论】浅谈缩短专利申请授权时间的十项措施(图1)

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文/ 黄熊

 

【小D导读】

本文从现有法律框架体系出发,提出了10种可以缩短专利申请授权(结案)时间的措施,共专利申请人参考。

发明专利不同于实用新型专利,无论是在文本撰写,还是检索分析或者事务流程等方面,都不同于实用新型。其申请,往往时间比较长,授权难度比较大,因此,其价值也相对较高。其背后的原因是多方面:

 

首先,发明专利从申请到最后授权或者驳回需要经过多样化流程,是造成发明时间长的一个因素之一。发明专利申请流程图如下:

在如今各项技术迅速发展演变的时代,从专利申请人的角度来说,如何有效缩短取得专利权的整体时间,成为专利申请主体迫切渴望解答的问题。本文从现有法律框架体系出发,提出了10种可以缩短专利申请授权(结案)时间的措施,共专利申请人参考。

1. 缩短专利申请在代理机构的处理时间

通常情况下,专利申请人将技术人员撰写的技术交底书提供给代理机构后,代理机构会在2-3个月内准备好整个申请文件,个别专利申请的准备时间可能更短或者更长。实际上,仅就一向专利申请而言,少则2个工作日,多则5个工作日即可处理完毕,而实践中攫夺多数专利申请处理时间长达2-3个月,其主要原因可归于三种情形:(1)代理人与发明人***、邮件沟通次数过多,各自时间安排存在排斥;(2)代理人待处理新申请案件数量较大,后来的新申请案件需要按序排队;(3)申请人IPR审核时间过长。

对于第一种情形,努力方向是减少沟通次数,尽可能将沟通的总次数限制在两次以内。这就要求:一方面技术人员应当提供高质量的技术交底书,避免“半页纸”、“两句话”、过分依赖口头沟通。好的技术交底书是时间节约和质量符合预期的基础,不要为加快案件处理将一个十分不成形的技术交底书提交代理机构,否则适得其反,欲速则不达;另一方面,代理人除全神贯注撰写案件外,平时要多了解相关技术行业的发展概况,加强技术背景知识的学习,通过自己查阅资料能够搞明白的问题,仅需和技术人员确认即可,无需展开讨论。此外,申请人有特殊要求的,在现有法律框架下按照申请人的要求直接办理,代理人无需过多解释与争辩。

对于第二种情形,代理机构应当合理化内部流程,科学地调度、分配代理人资源,建立案件实体处理部门与接案部门之间的信息沟通机制。作为申请人,可以在委托合同中明确约定新申请处理时间,或通过代理机构提供的急案、特殊案件处理机制进行案件处理。

对于第三种情形,申请人应当合理安排全年的申请计划,减少IPR在单月、单个季度内的审核数量,IPR审核案件时,应当尽可能将说明书阅读完后发表意见,并给出清晰而非泛泛的处理意见。

此外,还应注意在专利申请的案件处理过程中,采用统筹兼顾的方法,同时并行办理提交新申请的其他文件材料,如委托书、费减证明、优先权文件、身份证明文件等。总之,通过努力,尽可能将专利申请在代理机构的整体作业时间控制在1个月之内。

对于第二种情形,代理机构应当合理化内部流程,科学地调度、分配代理人资源,建立案件实体处理部门与接案部门之间的信息沟通机制。作为申请人,可以在委托合同中明确约定新申请处理时间,或通过代理机构提供的急案、特殊案件处理机制进行案件处理。

 

发明专利为啥申请时间长、难度大、价值高【评论】浅谈缩短专利申请授权时间的十项措施(图2)

对于第三种情形,申请人应当合理安排全年的申请计划,减少IPR在单月、单个季度内的审核数量,IPR审核案件时,应当尽可能将说明书阅读完后发表意见,并给出清晰而非泛泛的处理意见。

从上图可以清楚地看出,发明专利从申请到最后授权或者驳回需要经过以下必要的流程:

 

(1)专利技术交底书的提供和专利检索十分关键:

此外,还应注意在专利申请的案件处理过程中,采用统筹兼顾的方法,同时并行办理提交新申请的其他文件材料,如委托书、费减证明、优先权文件、身份证明文件等。总之,通过努力,尽可能将专利申请在代理机构的整体作业时间控制在1个月之内。

 

这是判断专利是否具有创造性和新颖性的重要依据,可以判断该申请是否具有足够的可授权性。一旦检索到类似的文件,就需要好好判断是否具有创新性,并采用进一步的措施予以避免,如果找不到方法避免,那么不建议申请。所以发明专利在申请撰写文本前,是需要好好检索的,这个检索就需要花费一些时间;如果需要修改或者完善技术交底书,需要的时间就更多了。

2.一次性提交、电子提交全部的专利申请材料

专利申请文件经代理机构处理完后,应当一次性将必须提交的材料和一些可选资料提交完毕。必须提交的材料不提交或延缓提交,将可能收到国家知识产权局下发的补正通知书,由此耽误专利申请的整体处理时间,比如委托书等;可选资料的提交可以使案件尽快由收文阶段进入初步审查阶段,比如,不丧失新颖性的证明材料、优先权文件、生物样品保存证明和存活证明、外文翻译等。另外,提交时应当尽量采用电子提交方式。电子提交后能立即拿到提交回执,当日或次日即可获取到电子版的受理通知书,从而减少专利申请在初步审查之前的收文阶段的时间。

3.提交前认真证校核,避免申请文件出现形式问题

专利申请文件出现形式问题,将在初步审查阶段收到国家知识产权局的补正通知书。一旦出现补正,耗费的时间包括补正通知书的在途时间、代理机构的答复时间以及回到审查员手中后的排队处理时间。实践证明,在提交专利申请之前的工作做得越细致,越有利于避免或减少形式问题,从而减少收到补正通知书的几率。通过这一措施,可以节约至少1个月的专利申请处理时间。

 

(2)客户补充修改和案件修改确认环节不可缺少:

 

由于专利代理人不是发明人,发明人需要仔细确认撰写后的案件,一旦有新的想法或者启示,需要及时提供给代理人,与代理人沟通。有些客户总认为代理人全能,其实不然,很多代理人要兼顾多个专业,对技术本身不熟悉,更需要针对性地予以沟通。

4.申请日即提交实质审查请求和提前公布声明

根据我国专利法的相关规定,尽管申请人可以在申请日起3三年内提出实质审查申请请求,但是,提出实质审查请求的时间越晚,国家知识产权局启动对专利申请的处理时点必也将随之推迟。如果申请人已确定需要尽快获得授权的专利申请策略,那么最好在申请日或者最迟在专利申请公布之前提交实质审查请求,这样,在专利申请公布之后即可进入实质审查阶段,方便国家知识产权局随时启动审查,避免了等待申请人的实质审查请求而耽误时间。另外,根据专利法的相关规定,通常情况下,专利申请自申请日起18个月届满后公布,但是,如果申请人提出了提前公布声明,公布的时间将提前到自申请日后的半年左右,而公布之后即进入实质审查阶段,从而相当于将进入实质审查的时间提前了整整一年,大大节约了专利申请的审批时间。

 

发明专利为啥申请时间长、难度大、价值高【评论】浅谈缩短专利申请授权时间的十项措施(图3)

5.对已公布开的专利申请提出公众意见

很大程度上,代理人对专利技术的熟悉程度,决定了是否能更大保护本申请的专利,也有助于减少专利后续错误,便于更好地答复,并获得授权。如果存在反复修改稿件的情况,发明专利的申请和撰写时间、修改时间就相对更长一些了。由于发明专利在申请上去到后续授权,本身时间比较长,因此,在前期准备过程,尽量准备完全。

 

(3)提交申请、缴费、补正、答复专利事务流程需要慎重处理:

 

公众意见是站在第三人的角度对专利申请提出个人意见,这些意见在专利审查过程中将作为审查员审理案件的参考,这一措施的主要目标是加速对手的专利申请案件尽快走向驳回。实践过程中,为充分利用这一制度优势,最好能够提供比较完善的检索报告和不能授权的分析意见,分析意见应当抓住要害、总分结合,不要仅仅质疑,而要做审查员的“助手”。该措施可以大大缩短审查员的审查时间,从而加速案件结案。

6.充分利用加速审查制度

专利申请后需要及时缴费,并且在出现初审不合格时候需要及时补正,出现了答复需要及时提交,这个过程都有期限,一旦有所延迟,则会增加延长时间。专利事务流程往往比较多和繁琐,需要做的准备工作也比较多,而是否能及时缴费、及时答复相关文件,也是影响发明专利时间的重要因素。当然,也会影响到专利的授权情况。所以找到一个合适的流程和机构,必要时对专利申请进行追踪,十分必要。

 

至于具体的流程,上图清晰明了,不一一解释。感兴趣的朋友,也可以参阅本***(发明与专利)其他文章。除了上述几点之外,为了能在流程上加快专利获得授权,有几个关键点,需要重点关注:

目前,加速审查制度主要包括两个:一个是优先审查制度;一个是专利审查高速公路(PPH)。根据《发明专利申请优先审查管理办法》的规定,针对节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、低碳技术等领域的重要专利申请,可申请优先审查。优先审查的专利申请自优先审查审批之日起30日内发出第一次审查意见通知书,相对于普通审查自进入实质审查阶段到下发第一次审查意见通知书通常要1年左右的时间,已大为缩短,代理机构的答复期限由最多4个月变为一律2个月,而且,总的审查时间将严格控制在1年内,从而相对于普通案件的处理时间,可以节约至少1~2年。在实际操作过程中,要特别注意优先审查案件转化为普通案件的情形,避免“前功尽弃”。对于PPH,在首次申请的受理局对该申请中至少一项权利要求确定可以授权时,申请人可以利用该结论在后续其他申请的受理局提出加快审查请求,审查员可以将其作为重要参考加速案件处理,从而节约专利申请在当前受理局的处理时间。

 

7.减少和审查员的书面沟通次数

发明专利申请必须经过实质审查,绝大多数情况下,经过实质审查后,将下发审查意见通知书,而下发的次数通常为2~3次,多的可达以到5~6次,由于每次下发审查意见都将有在途时间、回复时间、审查员再审查时间,多一次审查意见,将多出1~5个月。为了缩短专利申请案件的处理时间,应当尽可能减少与审查员的书面沟通时间。必要时,应当与审查员进行***沟通,尤其在专利申请的缺陷主要集中在非新颖性和创造性的问题上时,通过***沟通可大大节约案件处理时间。对新颖性、创造性的答复,也应当尽可能地“一步到位”,不宜寸步不让或作过多无谓的争论。

1、撰写过程很关键:

8.尽可能地按照审查员的意见进行处理

申请人可以通过意见陈述表达自己的建议权,审查员则可以根据全案的材料对案件走向做出决定性结论。当审查意见通知书明确给出了答复建议或者指明了专利申请的修改方向时,除审查意见存在技术理解偏差较大、法律适用确却有错误等对专利申请具有实质性影响的情形之外,如果仅仅属于尺度把握的松紧问题,那么应当尽可能地按照审查意见通知书的要求进行处理,从而避免再次下发审查意见通知书,节约来回往复的处理时间。

9.缩短专利申请审查意见的答复时间

正常情况下,答复第一次审查意见通知书的时间为4个月,后续审查意见通知书的时间为2个月,加上在途时间15天,总计有135或75天。由于审查员审查案件通常是按照收到回复的时间先后来安排审查进度的,为了缩短审查时间,申请人应当或者督促代理人在接收到审查意见通知书后,尽可能快地进行答复,而不要等到接近专利申请案件答复的绝限时点才进行答复。通过这种方式将时间主动权控制在自己手里,有利于缩短案件整体处理时间。

 

欲速则不达,这个主要体现在撰写阶段。除了必要的检索之外,与技术人员的沟通是关键;时间上要快,沟通也十分必要。撰写质量的高低与检索层面的深度广度,是决定发明是否能授权的关键;代理人的专业对口,也是决定案子能正确撰写并避免一些问题的关键。

10.及时缴纳各项费用

 

发明专利为啥申请时间长、难度大、价值高【评论】浅谈缩短专利申请授权时间的十项措施(图4)

专利申请的整个过程涉及多项官方费用。这些费用是否能够及时缴纳将影响到案件的处理进度。比如,对于申请费,尽管缴费的期限是自申请日起2个月内或者收到受理通知书之日起15日内,但是,如果在提交申请文件的同时缴纳费用,国家知识产权局则无需等待缴费期,而直接进入初步审查程序。对于实质审查费,尽管可以自申请日起3年内提出实质审查请求并缴纳费用,但是,应当尽可能早地提出实质审查请求并缴纳实质审查费,比如,在提出专利申请的同时提交实质审查费用。及时缴纳各项费用,可以避免因费用问题影响到专利审批程序的推进,有利于节约专利申请的审批时间。

2、申报后及时缴费:

本文选自《中国发明与专利》2015年第1期,转载请注明出处。

来源:《中国发明与专利》2015年第1期

作者:黄熊 北京集佳知识产权代理有限公司

编辑:IPRdaily 赵珍 审核UFO

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在确定申报无误后,就是需要及时缴纳费用。除非还想着后续需要撤回,所以还是请及时确定缴费吧。一旦专利公开后,缴纳了实审费,就会早日进入实审排队,因此,建议专利公开后,及时缴纳实审费。对于没有公开的专利,有些客户由于不确定方案,所以在申报后还会要求撤回,也可能会因为优先权的问题,进行撤回,这些情况都会导致延迟。

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发明专利为啥申请时间长、难度大、价值高【评论】浅谈缩短专利申请授权时间的十项措施(图5)

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3、实审费缴纳时机:

 

刚才已经谈到,实审费建议在案件经过了初审合格后再予以缴纳。这样做至少有两个好处,一个是万一撤回,专利局是不会退费的,所以实审费还是可以节省的;撤回一般有主动撤回和被动撤回,被动撤回主要是案子搞错,特别是附图搞错;这个撤回一定也在案子公开前进行;另一个好处就是体现在这里,万一出现了无法挽救的错误,这个撤回还是可以节省一些费用的。当然,如果案子足够成熟,代理人足够付责任,这种情况不应该出现。

 

4、发明需要等待:

 

发明专利公开进入实质审查阶段后,除了等待,更多的还是等待和回复客户的咨询;因为,不出审查意见,很难判断案子是否能成功授权;但是,这个等待过程中,还是可以做些事情,如:持续关注与本案相关的技术,必要时进行改进完善,重新申报保护更完整方案,因为专利审查以申请日作为优先权依据,早申请一日,就能早保护,一旦出现相似案子,申请日在先,就授权在先。

 

发明专利为啥申请时间长、难度大、价值高【评论】浅谈缩短专利申请授权时间的十项措施(图6)

5、一审答复:

 

有些客户总是觉得一审出来了,应该马上答复。这个马上答复,当然最好,因为早点答复,就能早点知道结果。但是,代理人往往很难马上答复。一方面,代理人往往比较忙,因为一审有4个月时间,代理人一般有因为这个时间充裕,所以会处理其他事务;另一方面,代理人需要查找相关资料,也不会立马答复。这也是很多客户无法理解,认为代理人在拖延。其实,不完全这样。当然,如果代理人能够及时全面地进行答复,那是最好了。一般形式缺陷好说,创造性缺陷,如果想授权,还是需要一番时间和精力的;此时,与技术人员的沟通也十分必要,一些技术人员的答复建议,往往也是专利获得授权不可缺少部分。

 

6、中通处理:

 

一审后,一般3~6个月后出二审;有些能直接授权,有的会接着要求创造性答复或者形式缺陷修改,这个时间两个月。后面还有三审,四审,所以,答复质量和及时答复,都是影响授权时间的关键。

 

7、驳回或者授权处理:

 

一般驳回,不是特别的原因需要申请复审,那么发明到此结束;如果授权了,那么及时缴纳授权登记费用,也是关键,因为交了钱,还有一个月就能拿证书了。

 

发明专利为啥申请时间长、难度大、价值高【评论】浅谈缩短专利申请授权时间的十项措施(图7)

所以,一个发明专利,从出生,到成长,再到完全成熟,这个时间这么长,也不为怪。正是因为发明专利从申请到授权,时间长,所花费的时间和精力较多,加上发明专利需要实审检索更多文件,其价值也体现出来了;无论是在政府补贴,还是项目评比、自主招生加分层面,或者在专利增资、专利许可、专利维权等方面,都具有更大的份量。因此,为了获得更高的价值,能申请发明专利还是建议从发明专利入手准备。

 

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