浅谈美国专利法第101条涉及计算机软件领域的驳回情形所谓“软件专利”(图1)

浅谈美国专利法第101条涉及计算机软件领域的驳回情形

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来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

供稿:陈茜

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浅谈美国专利法第101条涉及计算机软件领域的驳回情形所谓“软件专利”(图3)

     你可能知道计算机软件可以申请著作权,但你不一定知道软件也能申请专利!这也就是为什么国内大多数软件公司开发了个***APP,知道去申请软件著作权,却仍然挡不住别人抄袭你的设计理念!因为你忘了申请专利了!那么软件专利到底是什么呢?

浅谈美国专利法第101条涉及计算机软件领域的驳回情形所谓“软件专利”(图4)软件专利与软件著作权

著作权与专利的保护内容是不同的。软件著作权,保护的是你的软件的源代码不受侵害!《计算机软件保护条例》第六条明确规定:本条例对软件著作权的保护不延及开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念等。

原标题:浅谈美国专利法第101条涉及计算机软件领域的驳回情形

那么别人抄袭你的软件创意思路,你就活该拿他没办法?不是的。请为你的软件申请专利,专利保护的是正是软件技术方案本身。

软件专利,是指通过申请专利对软件的设计思想进行保护的一种方式,而非对软件本身进行的保护。对软件本身的保护由《专利法》和《著作权法》结合来实现。

01客观情况

从客观情况来讲,软件的专利保护程序上不像著作权,直接备案登记的,即使著作权人不登记备案,只要是你自己创作的就当然地取得该创作的著作权的。

软件专利保护可以在你有某个完好的创意的时候就可以申请了,就算该发明还没有最终成功完成。因为在专利保护上,我国实行先申请制度的,谁申请在先,谁就享有该专利权。

02理论

从理论上讲,对软件设计思想的保护与对软件本身的保护相比,保护力度要大的多。因为对软件本身的保护,仅仅是保护了一种具体的编码程序,而对软件设计思想的保护则实现了在此设计思想下所有可能编码形式的打包保护。

03我国软件专利现状

在我国,软件专利的起步时间比较晚。因为在2006年之前,基本上不批准软件专利,而必须软件与硬件结合后才能申请专利。随着网络技术和软件技术的发展,我国的专利审查制度也不断更新,最近,软件的设计思想本身已经被允许单独申请专利,而不再要求必须与硬件结合。

自从2014年美国联邦最高法院对Alice案作出判决以后,越来越多的软件类专利被美国审查员以不符合美国专利法第101条款所规定的可专利性为由驳回。本文结合具体案例浅谈美国专利法第101条涉及计算机领域的驳回情形及答复策略。

关键词:软件专利;美国专利法第101条;可专利性;

可以得到专利保护的软件主要包括(不限于):

一、涉及抽象概念的驳回理由

(1)工业控制软件,如控制机械设备动作;

(2)改进计算机内部性能的软件,如某软件可以提高计算机的虚拟内存;

(3)外部技术数据处理的软件,如数码相机图像处理软件。

美国专利法第101条比较宽泛地确定了4种法定的可专利性保护主题:任何人只要发明了任何新的且有用的方法、机器、制造物或物体的组分,或者与之相关的新的且有用的改进,在满足专利法其它规定的情况下,都可能获得专利。但除了满足该条款外,美国审查员在审查专利适格性问题时,还需审查其是否属于可专利性的司法例外,即自然法则、自然现象或抽象概念。其中,将抽象概念作为司法例外的情形则经常在计算机软件等通信领域中出现。

2014年的Alice案[1]在判断专利申请的主题是否具有可专利性时确定了严格的“两步测试法”。在“两步法”中,如图1所示,第1步用于判断权利要求是否属于4种可专利性的法定保护主题,如否,则直接得出给出权利要求不符合美国专利法第101条的规定,如是,则进行第2步的判断;第2步又包含步骤2A和步骤2B,步骤2A用于判断该权利要求是否涉及司法例外(即自然法则、自然现象和抽象概念),如否,则该权利要求具有可专利性;如是,则进入步骤2B。步骤2B用于判断该权利要求是否还记载了显著多于(significantly more)上述司法例外的其它要素,即评估是否将司法例外纳入实际应用中,如是,则该权利要求具有可专利性,如否,则权利要求不具有可专利性[2]。

浅谈美国专利法第101条涉及计算机软件领域的驳回情形

从“两步法”的判断流程来看,权利要求不符合美国专利法101条款,可能有两种情况:一种是权利要求不属于4种可专利性的法定保护主题;另一种是权利要求属于3种司法例外情形,且未记载显著多于上述司法例外的其它要素。

二、结合实际案例具体分析审查员的驳回理由及答复策略

可以说,相当一部分的软件是属于第(3)类。关于专利的保护办法,可以详见《专利法》、《计算机软件保护条例》。

编辑|软件知产研究院

浅谈美国专利法第101条涉及计算机软件领域的驳回情形所谓“软件专利”(图6)

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在笔者处理的一个案件中,权利要求1为:“一种用于模式识别的方法,其特征在于,所述方法包括:获取目标物体二维图像并根据所述目标物体二维图像获取所述目标物体的二维特征,并获取目标物体三维图像并根据所述目标物体三维图像获取所述目标物体的三维特征;根据所述目标物体的二维特征和三维特征识别所述目标物体。”

浅谈美国专利法第101条涉及计算机软件领域的驳回情形所谓“软件专利”(图8)

首先,进行第1步判断,由于权利要求的主题为“一种用于模式识别的方法”,因此审查员认可其属于法定保护主题。

接着,进入步骤2A,美国审查员基于最宽泛合理解释认为权利要求1涉及的方法涵盖了在大脑中实现上述技术特征,例如,人可以先从正面观察一个物体或建筑物的高度和长度,然后移动到该物体或建筑物的侧面观察深度,由此,人可以识别该物体。因此,美国审查员认为该权利要求中没有任何内容可以排除在人类大脑中实际执行“根据目标物体的二维特征和三维特征识别目标物体”,该权利要求涉及抽象概念,属于司法例外。

在针对步骤2A的争辩中,在不默认审查员立场的情况下,申请人对权利要求1进行了修改,指定通过“使用卷积神经网络模型”来获取目标对象的二维特征及“通过深度相机”获取目标物体的三维图像,这在人脑中无法执行,也不是在通用计算机上执行。因此,修改后的限制不是思维过程,也不是抽象概念。因此,申请人认为修正后的权利要求1并不属于司法例外,具有可专利性。

然后,进入步骤2B,审查员认为权利要求1仅相当于使用通用计算机组件来执行权利要求1中的步骤,无法将司法例外结合到实际应用中。因此,权利要求并没有记载显著多于司法例外的其它要素。因此,该权利要求不具有可专利性。

根据美国《专利审查程序手册》的规定:“如果附加限制反映了计算机功能的改进或对另一技术或技术领域的改进,则该权利要求将司法例外结合到实际应用中,因此对司法例外施加了有意义的限制。无需进一步分析。该权利要求符合步骤2B[3]。”由此,申请人继续针对第2步的步骤2B进行争辩,根据步骤2B的分析表明,即使假设修改后的权利要求1属于步骤2A的司法例外,但由于修改后的权利要求1通过采用卷积神经网络模型来获取目标对象的二维特征,使得所主张的模式识别方法“能够减少采集目标物体的图像的限制,如,可以减少目标物体的图像在姿态、光照、表情、化妆和遮挡等方面的限制,从而提高识别目标物体的准确性,同时能够提高识别速率,减少识别时间”,使得传统模式识别技术得以改进,可以适用于各种条件,将司法例外结合到实际应用中,是针对一个具体领域的改进,因此,权利要求1包含足以将所称司法例外转变为符合专利条件的主题的发明概念,至少由于记载了显著多于司法例外的其它要素而具有专利资格。

三、总结与启示

结合上述分析可以看出,为了避免计算机软件或算法等领域的专利申请在审查过程中遭遇美国专利法第101条的驳回,首先,在撰写专利申请文件时不仅要关注所取得的权利要求的保护范围和布局,还需要在说明书中明确说明对计算机或其它技术领域的改善,并且针对权利要求所保护的技术方案,要求该改善是显而易见的。其次,在答复审查意见时,可结合说明书中的记载将权利要求中的软件或算法步骤或操作与硬件相结合,或与用途/应用场景相结合,陈述这些步骤或操作对硬件本身或用途/应用场景的改善,并注意将权利要求作为一个整体,得出该权利要求实际上是包括有显著多于抽象概念的技术特征的。因此,该权利要求符合美国专利法101条款。最后,如果遇到被审查员驳回两次的情况,申请人可以向专利审判和上诉委员会提出上诉,并通过引用2019 PEG(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)来支持其认为101驳回条款错误的论点。另外,申请人还可以采用其它方法,例如与审查员沟通(Interview),联系专利审查员的主管(Supervisory Patent Examiner, SPE)或提出上诉前的简要审查请求(Pre-appeal Brief Review Request),来加快审查程序以解决关于专利适格性的问题或不符合2019 PEG的情形。

参考文献:

[1]Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 134 S.Ct. 2347 (2014).[EB/OL].https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf

[2]2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (2019 PEG)[EB/OL].https://www.federalregister.gov/documents/2019/01/07/2018-28282/2019-revised-patent-subject-matter-eligibility-guidance

[3]MPEP§2106.06(b)[EB/OL].https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html

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作者:陈茜

编辑:IPRdaily王颖 校对:IPRdaily纵横君