专利实施许可合同是否需要备案解读|加拿大《专利实施细则》拟修订哪些内容?(图1)

近期,加拿大政府对《专利实施细则》提出了一系列修正案,旨在使加拿大遵守其在“美国-墨西哥-加拿大”协定(简称美墨加协定,USMCA) 和专利合作条约(PCT)下的义务。作为提案的一部分,加拿大公报于 2021 年 7 月 3 日发布了《监管影响分析声明》(Regulatory Impact Analysis Statement),总结了这些变化及其预期影响。这些修订还包括一些专利申请的官费上调,本文将对拟修订内容略作解读。

专利实施许可合同是否需要备案解读|加拿大《专利实施细则》拟修订哪些内容?(图2)

减少专利待审

作为根据 USMCA 实施加拿大专利期限调整义务的一部分,加拿大政府正在提议对专利规则进行修订,以减少专利授权的不合理延迟。

拟议的修正案旨在为加拿大知识产权局(CIPO) 提供可靠的影响审查期限的手段。专利期限调整(Patent Term Adjustments)的政策将于2025年1月1日实施,但这些调整适用于2020年12月1日及之后提交的专利申请。尽管目前加拿大专利局平均专利待决期限符合USMCA的标准,但CIPO 担心一些申请人可能会因为延迟审查以获得专利期限调整的补偿。 

作者|王清亮 

原载|恒都律师事务所 

编辑|小史哥

在《监管影响分析声明》中,权利要求的数量和审查员下发的审查意见数量被认定是造成延长专利审查期限的主要因素。由此,拟定的修正案中旨在减少专利待审的内容包括:

  请求继续审查   

近期收到一个客户有关专利实施许可方面的咨询,主要问题包括:专利实施许可是否需要改变许可方的专利所有权?专利实施许可合同是否必须备案?备案有什么好处?如何办理备案以及在办理备案时需要注意哪些问题。考虑到很多人可能也会遇到类似的问题,笔者将上述问题的答案归纳如下,希望对大家能有所帮助。

1、在回答上述问题之前,先简单介绍一下什么是专利实施许可合同,以及什么是专利实施许可合同备案

在现行制度下,申请人会从加拿大专利局收到数量不限的审查意见。尽管审查员可以通过下发最终意见(Final action)以终止审查,但这种情况在实践中很少见。 

在拟定的修正案中,申请人必须提交一份继续审查请求 (Request for Continued Examination,RCE) 并支付规定的费用(提议中拟定的官费为816加元,小实体的费用减半),以便能收到超过三次的审查意见。提交RCE后,申请人将收到最多两次额外的审查意见(也可能收到授权通知)。如果未能及时提交RCE,将导致申请被视为放弃。

专利实施许可是指专利权人将其所拥有的专利技术许可他人实施的行为,其中,专利权人为许可方,允许实施专利的一方为被许可方。根据《专利法》第十二条【1】和《合同法》第三百四十二条【2】规定,许可方与被许可方应当签订书面的专利实施许可合同,与专利转让合同的区别在于,专利实施许可合同只允许被许可方实施许可方拥有的发明创造专利技术,而不以转移许可方的专利所有权为前提,因此专利实施许可合同不需要改变许可方的专利所有权。

这些拟议的修正案将使加拿大的审查方式更接近美国的做法。但是对于审查员要求申请人提出RCE的案件,修正案中未给申请人提供上诉的选择。

【延伸解读】在未收到Final OA前申请人不能启动上诉程序:

与美国不同,加拿大专利申请人不能推动案件走向上诉程序,此次拟议的修正案也不会改变这一点。在美国,Final OA通常会在第二次或第三次审查意见时下发。收到最终决定后,美国的申请人可以选择提出上诉或通过提交RCE继续审查。这次的修正案中规定,审查员会在申请人提交若干次OA答复递交稿后让申请人提交RCE请求,以使案件维持待决状态,但前述下发的这些审查意见都不一定是最终的审查意见。基于此,加拿大的申请人此时不能提起上诉程序而只能选择提交RCE。这将使申请人通过缴费来维持案件的待决状态,在这种情况下,申请人很容易与审查员陷入僵局,直到审查员发布最终决定。然而在加拿大,申请人对于最终的审查意见是无法通过提出RCE而继续进行审查的,这是与美国RCE最大的不同。

   增加超项费   

专利实施许可合同备案是指国务院专利行政部门(即国家知识产权局)或者受其委托的部门对当事人已经缔结并生效的专利实施许可合同加以留存,并对外公示的行为。

2、关于是否必须备案,以及备案有什么好处

专利实施许可合同本质上是一种民事合同,只要符合《合同法》第四十四条【3】规定的法定要件,并且没有《合同法》第五十二条【4】规定的导致合同无效的情形,就是合法有效的。

在专利法及其实施细则的规定中,并没有关于专利实施许可合同必须备案才能生效的强制性规定,仅在《专利法实施细则》第十四条【5】规定了办理备案手续的时间要求,以及在《专利法实施细则》第八十九【6】和九十条【7】中分别规定将专利实施许可合同的备案内容作为专利登记簿副本的登记事项以及将专利实施许可合同的备案内容作为专利行政部门定期出版的专利公报的公告内容。

因此,无论是否将专利实施许可合同进行备案,都不会影响合同本身的效力。也就是说,专利实施许可合同备案并不是法律的强制要求,备案只是国家对专利许可行为的一种管理方式。那么,备案对于许可人和被许可人有什么作用(或者好处)呢?

第一,可以保障被许可人利益。

目前,加拿大申请没有超项费用,申请文件中对于权利要求的数量没有限制。目前只有当申请文件超过100页时会收取超页费。

从《专利法实施细则》第八十九条和第九十条的规定可以看出,只有办理专利实施许可合同备案手续后,专利实施许可的相关内容才能在专利登记簿副本上登记,并在国家知识产权局定期出版的专利公报上公告,如果不办理备案手续,对于被许可人来说,在发生专利侵权纠纷时不能对抗善意第三人。

在拟定的修订案中,对于申请文件中权利要求超过20项时将收取超项费(拟定的超项费为每项100加元,小实体减半)。该费用将在两个阶段收取,一是在实审时对于权利要求超过20项的收取超项费,二是在授权阶段,对于在审查阶段已支付的超项费超出的权项须再缴纳超项费。但是,对于减少的权项数申请人无权要求退款。

第二,专利实施许可合同备案证明可以作为海关知识产权备案等相关手续的证明文件。

增加超项费也是和美国现行的制度更为接近,然而在美国,申请人可以通过提交分案申请(在加拿大,申请人在没有收到缺乏单一性驳回通知的情况下而主动提交分案申请是存在风险的,将在下述延伸解读中说明)和继续申请(加拿大无此制度)以维持较为合理的权利要求项数,从而避免缴纳超项费。

【延伸解读】加拿大双重专利制度使分案申请不可靠:

第三,在发生专利侵权纠纷时,已备案的专利实施许可合同可以作为被许可人要求诉前停止侵犯专利行为的重要依据。

在加拿大,即使没有“超期保护”的问题,分案申请也很容易受到双重专利(double patenting)驳回的影响。加拿大没有为申请人提供诸如“到期放弃声明”(terminal disclaimer)的机制来解决双重专利问题。因此,只有当审查员因为缺乏单一性而驳回一件申请,则基于该驳回申请分出的权利要求将不会面临双重专利的风险,但自愿提交的分案申请则不然。由此,申请人会在最初的申请中包含尽可能多的权利要求,而增加超项费无疑增加了申请人的负担。此外,由于存在提交分案申请的风险以及缺乏延续申请的机制,使加拿大申请人需要始终保持案件处于待决状态。而格外严格的再颁制度(reissue)进一步加剧了这个问题。

  附条件的授权通知  

修正案中还引入了附条件的授权通知的制度。专利局下发的授权通知中将通知申请人其专利申请符合准予条件,但同时必须解决申请文件中的某些小缺陷。这将使申请人能够便捷地解决缺陷问题并支付授权费用以获得授予,而不是通过下发审查意见的方式进行新一轮的审查。

根据最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第四条第(二)项【8】规定,申请人提出要求诉前停止侵权行为的申请时,应当提交下列证据:利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料,未经备案的应当提交专利权人的证明,或者证明其享有权利的其他证据。

  序列表标准  

拟议的修改将“PCT 序列表标准”的定义替换为参考实施产权组织标准ST.26,修改后的翻译要求将确保序列表的用语至少是英语或法语中的一种语言。

3、关于如何办理备案手续以及在办理备案时需要注意的问题

作者简介

既然备案有这么多的作用,那如何办理备案手续呢?

何佳   主要从事外国专利法研究工作,对主要国家和地区的专利法律制度有一定了解和研究,可以针对国内外客户专利全球性保护提供合理的建议。

专利实施许可合同是否需要备案解读|加拿大《专利实施细则》拟修订哪些内容?(图3)

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《专利实施许可合同备案办法》第八条规定,申请专利实施许可合同备案的,应当提交下列文件:

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(一)许可人或者其委托的专利代理机构签字或者盖章的专利实施许可合同备案申请表;

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专利实施许可合同是否需要备案解读|加拿大《专利实施细则》拟修订哪些内容?(图4)

(二)专利实施许可合同;

(三)双方当事人的身份证明;

(四)委托专利代理机构的,注明委托权限的委托书。

自提交备案申请之日起7个工作日内,国家知识产权局将对上述备案申请文件进行审查,在审查合格后出具《专利实施许可合同备案证明》,并在定期出版的专利公报中公告。

下面,分别就上述需要提交的文件具体内容及其需要注意的问题说明如下:

第一,关于专利实施许可合同备案申请表,可以从国家知识产权局网站下载标准表格,并根据填表要求填写相关内容后签字或盖章即可。

需要注意的是,关于许可专利的专利名称、专利(申请)号以及合同信息中的许可种类(独占许可/排他许可/普通许可/交叉许可/分许可)、专利许可的地域范围、使用费用、支付方式、生效日期和终止日期等内容,需要与专利实施许可合同的内容一致。其中:

独占许可是指许可方规定被许可方在在合同约定的期限、地域范围内独自实施该专利的权利,其特点是许可人本人和任何被许可人以外的单位或个人都不得实施该专利。

排他许可是指许可人许可被许可人在合同约定的期限、地域范围内实施该专利的同时,许可人保留实施该专利技术的权利,但不得再许可被许可人以外的任何单位或个人实施该专利。

普通许可是指许可人许可被许可人在合同约定的期限、地域范围内实施该专利的同时,许可人保留实施该专利的权利,并可以继续许可被许可人以外的任何单位或个人实施该专利。

交叉许可也称互惠许可或相互许可,是指当事人双方相互允许对方使用各自的专利。

分许可也称再许可或从属许可,是指原专利许可合同的被许可人经许可人的事先同意在一定的条件下将专利权或者其中一部分权利再授权给第三人在一定条件下实施该专利;未经许可人事先同意,被许可人无权与任何第三方签订分许可合同。

第二,关于专利实施许可合同。

订立专利实施许可合同可以使用国家知识产权局统一制订的合同范本,也可以采用其他合同文本,采用其他合同文本应当符合《合同法》的规定。其中,合同内容至少应该包括:

(一)许可人和被许可人的姓名(或者名称)、地址;

(二)专利权项数以及每项专利权的名称、专利号、申请日、授权公告日;

(三)实施许可的种类和期限。

关于实施许可的种类,主要包括独占许可、排他许可、普通许可、交叉许可和分许可,需要注意的是,实施许可的期限务必在专利的有效期内。

另外,需要提醒注意的是,许可人和被许可人在签订专利实施许可合同后,应当在合同生效之日起3个月内到国家知识产权局指定的部门办理备案手续。

参考资料:

【1】《专利法》第十二条  任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

【2】《合同法》第三百四十二条  技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。技术转让合同应当采用书面形式。

【3】《合同法》第四十四条  依法成立的合同,自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。

【4】《合同法》第五十二条  有下列情形之一的,合同无效:

(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;

(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;

(三)以合法形式掩盖非法目的;

(四)损害社会公共利益;

(五)违反法律、行政法规的强制性规定。

【5】《专利法实施细则》第十四条  专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。

【6】《专利法实施细则》第八十九条  国务院专利行政部门设置专利登记簿,登记下列与专利申请和专利权有关的事项:

(一) 专利权的授予;

(二) 专利申请权、专利权的转移;

(三) 专利权的质押、保全及其解除;

(四) 专利实施许可合同的备案;

(五) 专利权的无效宣告;

(六) 专利权的终止;

(七) 专利权的恢复;

(八) 专利实施的强制许可;

(九) 专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更。

【7】《专利法实施细则》第九十条  国务院专利行政部门定期出版专利公报,公布或者公告下列内容:

(一) 发明专利申请的著录事项和说明书摘要;

(二) 发明专利申请的实质审查请求和国务院专利行政部门对发明专利申请自行进行实质审查的决定;

(三) 发明专利申请公布后的驳回、撤回、视为撤回、视为放弃、恢复和转移;

(四) 专利权的授予以及专利权的著录事项;

(五) 发明或者实用新型专利的说明书摘要,外观设计专利的一幅图片或者照片;

(六) 国防专利、保密专利的解密;

(七) 专利权的无效宣告;

(八) 专利权的终止、恢复;

(九) 专利权的转移;

(十) 专利实施许可合同的备案;

(十一) 专利权的质押、保全及其解除;

(十二) 专利实施的强制许可的给予;

(十三) 专利权人的姓名或者名称、地址的变更;

(十四) 文件的公告送达;

(十五) 国务院专利行政部门作出的更正;

(十六) 其他有关事项。

【8】最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第四条  申请人提出申请时,应当提交下列证据:

(一)专利权人应当提交证明其专利权真实有效的文件,包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。提出的申请涉及实用新型专利的,申请人应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告。

(二)利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料,未经备案的应当提交专利权人的证明,或者证明其享有权利的其他证据。

排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的,应当提交专利权人放弃申请的证明材料。

专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。

(三)提交证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为的证据,包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料等。

专利实施许可合同是否需要备案解读|加拿大《专利实施细则》拟修订哪些内容?(图5)

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