中华全国律师协会律师办理专利侵权业务操作指引

大河报记者 康亚飞

(中华全国律师协会发布 2013年6月汇编)

11月19日,大河报记者获悉,国家知识产权局河南业务受理窗口在郑州正式揭牌,专利、商标“一窗通办”业务正式开通!

据了解,“一窗通办”业务开通后,将极大地便利河南企业、个体工商户及各类创新市场主体,就近办理知识产权申请、注册、转让、质押等业务,有效降低了知识产权各项业务办理成本,有力提升了业务办理效率。

目录

目前国家知识产权局已在全国设立27个专利商标“一窗通办”业务受理窗口,河南业务受理窗口在国家知识产权局专利局郑州代办处的基础上设立而成,同时也是国家知识产权局在河南设立的唯一一个知识产权综合业务受理窗口。该窗口除保留专利代办处各项业务外,新增加商标受理相关业务,实现专利预审、确权、维权、代办及商标受理等业务的优化整合和一站式办理,进一步提升业务能力和服务水平,推进河南知识产权事业进入新阶段。

  总则  

第一章专利侵权类型  第一节具体侵权行为  第二节专利权间接侵权  
第二章专利权利要求的解释  第一节权利要求的概念  第二节权利要求的类型  第三节权利要求的解释主体  第四节权利要求的解释规则  第五节禁止反悔原则  
第三章发明、实用新型专利侵权判定  第一节侵权判定的比较对象  第二节专利权利要求的技术特征分解  第三节被诉侵权技术方案的技术特征分解  第四节相同侵权  第五节等同侵权  
第四章外观设计专利侵权判定  第一节外观设计专利权的保护范围  第二节如何确定产品种类相同或相近  第三节如何判断设计相同或者相近似  
第五章专利侵权抗辩  第一节被诉侵权技术方案或设计未落入专利保护范围抗辩  第二节禁止反悔抗辩  第三节现有技术或现有设计抗辩  第四节不承担赔偿责任抗辩  第五节不承担赔礼道歉、消除影响责任抗辩  第六节诉讼时效抗辩  第七节专利权效力抗辩  第八节不视为侵犯专利权抗辩  
第六章专利侵权损害赔偿  第一节赔偿的计算  第二节法定赔偿  第三节合理开支  第四节侵权赔偿的其他考虑因素  
第七章专利侵权诉讼程序  第一节专利权利人  第二节诉前禁令和诉前证据保全、财产保全  第三节专利侵权案件的管辖  第四节证据及举证  第五节技术鉴定与专家证人  
第八章确认不侵犯专利权诉讼  第一节起诉条件  第二节诉讼管辖  第三节反诉  第四节审理程序及注意事项  
第九章专利权行政保护  第一节专利侵权的行政处理  第二节专利权海关保护  附则

  总则

来源:大河*** 编辑:赵鹏宇

  第1条 为提高律师办理专利侵权业务的能力,指导律师规范相关代理行为,中华全国律师协会在总结律师办理专利侵权业务服务经验的基础上,组织编写了此操作指引。
  第2条 本指引仅供律师在办理专利侵权业务时参考,不具有法律约束力,也不建议律师在正式法律文件中引用。律师参考本指引为委托人提供法律服务所产生的一切风险由该律师及其所属的律师事务所承担,本指引对此类风险不构成任何明示或默示的担保。
  第3条 侵犯专利权行为的法律处理,是专利权保护和运用的重要内容,也是平衡专利权人利益与社会公共利益的重要途径。
  第4条 专利侵权业务对于承办律师的法律技能、专利知识、技术知识都有比较高的要求,是专业性非常强的一项法律业务。
  第5条 建议没有相应专利知识及技术背景的律师在办理专利侵权业务时,寻求有关专业人员或技术专家的协助,以深刻了解专利的技术内容。

第一章 专利侵权类型

第一节 具体侵权行为

  第6条 侵犯发明或实用新型专利权:6.1侵犯发明专利权:发明专利权被授予后,除《专利法》另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品,或者使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品,即侵犯发明专利权。6.2侵犯实用新型专利权:实用新型专利权被授予后,除《专利法》另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品,即侵犯实用新型专利权。6.3上述“《专利法》另有规定”,是指《专利法》第14条关于国有企业事业单位的发明专利推广应用的规定、第48条至第51条关于专利实施的强制许可的规定。
  第7条 侵犯外观设计专利权:外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品,即侵犯外观设计专利权。
  第8条 共同侵权:二人以上共同实施专利侵权行为的,应当承担连带侵权责任。两个以上侵权人之间在实施专利侵权行为中存在分工合作的,应当认定为共同侵权人。
  第9条 制造专利产品:9.1制造专利产品是指制造者为生产经营目的制作出具有发明专利或实用新型专利某一项权利要求之全部技术特征的产品;或者制作出采用外观设计专利所表示的设计方案的产品。9.2将产品部件组装成专利产品的行为,属于制造专利产品。
  第10条 使用专利产品:10.1使用专利产品是指使用者为生产经营目的利用专利产品,使专利产品的功能得以应用。10.2将发明或者实用新型专利产品作为零部件制造另一产品的,属于使用专利产品的行为。
  第11条 许诺销售专利产品:是指许诺销售者为生产经营目的以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售专利产品的意思表示。
  第12条 销售专利产品:12.1销售专利产品是指销售者为生产经营目的将专利产品的所有权有偿转移给产品购买者的行为。12.2销售以发明或者实用新型专利产品作为零部件生产的另一产品的,属于销售专利产品的行为。12.3将外观设计专利产品作为零部件,制造另一产品并销售的,属于销售专利产品的行为,但该外观设计专利产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。
  第13条 进口专利产品:13.1进口专利产品是指进口者为生产经营目的将专利产品从境外越过国境运入境内的行为。13.2将专利产品进口到保税区内,视为进口专利产品。
  第14条 使用专利方法:使用专利方法是指方法使用者为生产经营目的实现发明专利权利要求所记载的方法技术方案的行为。
  第15条 使用、许诺销售、销售、进口依专利方法直接获得的产品:15.1指为生产经营目的使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法获得的原始产品。15.2将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为,属于使用依照专利方法直接获得的产品的行为。

第二节 专利权间接侵权

  说明:在专利侵权法律领域,专利间接侵权行为被长期关注,但目前专利法及司法解释中对此尚无相关规定。考虑到实务中的需要,本节内容对目前实践中的专利间接侵权问题进行了总结,旨在提示承办律师在实际业务中涉及相关问题时作出适当的分析和应对。在专利间接侵权行为认定尚无立法依据的情况下,目前可通过共同侵权理论规制本节述及的间接侵权行为。
  第16条 专利权间接侵权,指行为人故意教唆、帮助他人实施侵犯专利权的行为,应当与侵权人承担连带侵权责任。
  第17条 专利权间接侵权的构成要件:17.1间接侵权人在主观上应当具有教唆、帮助他人侵犯专利权的故意。此处的故意是指行为人明知其教唆、帮助行为必然导致他人专利侵权行为的发生。17.2间接侵权的认定一般应以专利权直接侵权的发生为前提,在没有直接侵权行为发生的情况下,一般不构成间接侵权。17.3间接侵权涉及的对象仅限于专用品而非通用品。专用品是指只能专门用于实施专利产品或专利方法的关键部件、设备或者中间产品,这些关键部件、设备或者中间产品除用于实施专利外并无其他用途。
  第18条 专利间接侵权的表现形式:18.1故意制造、许诺销售、销售、进口只能专门用于实施专利产品的关键部件。该关键部件是指专利产品中能体现专利创造性技术特征的主要部件,该部件可以被其他经营者为生产经营目的用作制造专利产品。18.2故意制造、许诺销售、销售、进口只能专门用于制造专利产品的模具。18.3故意制造、许诺销售、销售、进口只能专门用于实施专利方法的机器设备或中间产品。18.4生产专门用于制备组合物专利产品的关键成分。18.5未经专利权人许可,违法许可第三人实施他人专利技术。18.6其他教唆或帮助他人侵犯专利权的行为。

第二章 专利权利要求的解释

  权利要求书是记载发明或者实用新型保护范围的法律文件,律师办理发明或实用新型专利侵权业务时,首先需要做的工作,就是对涉案专利的权利要求进行正确的理解和解释。

第一节 权利要求的概念

  第19条 权利要求书是一件发明或者实用新型专利申请时必须提交的法律文件。但具有法律效力的,是在专利公告授权时公开的文本,而非在申请过程中公开的文本。
  第20条 权利要求是发明和实用新型专利的核心内容,专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。对于律师来说,准确无误地理解权利要求是代理专利侵权案件的基本要求。
  第21条 一份权利要求书中应当至少包括一项独立权利要求,还可以包括从属权利要求。21.1当有两项或者两项以上独立权利要求时,写在最前面的独立权利要求被称为第一独立权利要求,其他独立权利要求称为并列独立权利要求。21.2如果一项权利要求包含了另一项同类型权利要求中的所有技术特征,且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步的限定,则该权利要求为从属权利要求。
  第22条 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。在一件专利的权利要求书中,独立权利要求所限定的一项发明或者实用新型的保护范围最宽。
  第23条 由于从属权利要求用附加的技术特征对所引用的权利要求作了进一步的限定,所以其保护范围落在其所引用的权利要求的保护范围之内。从属权利要求中的附加技术特征,可以是对所引用的权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征,也可以是增加的技术特征。
  第24条 需要注意的是,有时并列的独立权利要求,也会引用在前的独立权利要求。例如, “一种实施权利要求1的方法的装置……”,“一种制造权利要求1的产品的方法……”,“一种包含权利要求1的部件的设备……”,“与权利要求1的插座相配合的插头……”,等等。这种引用其他独立权利要求的权利要求是并列的独立权利要求,而不能被看做是从属权利要求。
  第25条 在某些情况下,形式上包括引用部分的权利要求,实质上不一定是从属权利要求。例如,独立权利要求1为:“包括特征X的机床”。在后的另一项权利要求为:“根据权利要求1所述的机床,其特征在于用特征Y代替特征X”。在这种情况下,后一权利要求也是独立权利要求。

第二节 权利要求的类型

  第26条 权利要求可以分为产品权利要求和方法权利要求。
  第27条 产品权利要求记载的是针对物品、装置、设备、材料、工具、系统等实物的技术特征,描述各个技术特征之间的位置关系、结构关系、动作关系、传递关系、组分关系等。比如,权利要求为“一种3D打印系统”,或者“一种LED路灯”、“一种治疗鼻炎的药物”,等等。
  第28条 方法权利要求记载的是包括时间、步骤等时序性质的技术特征,描述各个技术特征之间的时间关系、步骤关系、用途关系等,包括制造方法、使用方法、处理方法、通讯方法、特定用途等。比如,权利要求为“一种LED芯片的制造方法”,或者“一种计算机汉字编码输入法”,等等。

第三节 权利要求的解释主体

  第29条 在实践中,对权利要求进行解释的主体一般有:专利权人、被诉侵权人、专利审查授权部门、法官。
  第30条 对于专利权人而言,在其取得专利后,都倾向于将权利要求的保护范围解释得大一些;对被诉侵权人而言,其更希望能将权利要求的保护范围解释得尽可能小而窄;至于专利审查授权部门,在审查授权程序中倾向于将权利要求解释的范围最大,以便与现有技术相比对,判断专利申请的新颖性与创造性。
  第31条 在侵权诉讼程序中,权利要求书是判断专利保护范围的法律文件,其内容既有技术属性也有法律属性,但更侧重于权利边界的法律界定,因此应当由法官解释。
  第32条 法官在解释权利要求的过程中,可以通过专家咨询、技术鉴定、技术辅助人、专家证人等多种方式获得参考意见。但是,法官不能将解释权利要求的权力转移给其他人员行使。

第四节 权利要求的解释规则

  第33条 权利人一般应当以保护范围最大的独立权利要求确定专利权保护范围。如果权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的,则应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征,确定专利权的保护范围。
  第34条 在解释权利要求时,首先应当假定权利要求中的用词符合语言规范,且使用了词语在该技术领域中的通常和习惯含义。在此前提下,再看权利要求的解释是否清晰、完整地反映了专利的全部技术方案。
  第35条 说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求都是专利授权文件的组成部分,其与权利要求的关系最为密切,通常是澄清争议用语的最佳指南。无论权利要求中的用词是否规范、清晰,在解释时都需要认真研究说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求,依文字的通常和习惯含义进行理解并判断是否存在相互冲突或不一致的地方。如果存在此种冲突或不一致,则应当以说明书及附图中所载明的含义解释权利要求的相关内容。
  第36条 说明书对权利要求用语有特别界定的,从其特别界定。在说明书对权利要求的用语无特别界定时,一般应根据本领域普通技术人员理解的通常含义进行解释,不能简单地将该用语的含义限缩为说明书给出的某一具体实施方式体现的内容。
  第37条 如果专利权利要求或说明书中出现明显笔误,应依实际情况予以正确解释。如果权利要求书等有关表述产生歧义, 不能直接得出具体、确定、唯一的解释的, 应当依据所属领域的技术人员通过阅读权利要求书和说明书及附图, 对实现要求保护的技术方案得出具体、确定、唯一的解释, 以达到确定该专利保护范围的目的。
  第38条 在参考说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求进行解释仍存在模糊不清的情况下,则需要引用专利申请、审查、复审、无效宣告等程序中的专利档案对权利要求进行解释。
  第39条 如依上述方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释,还可以借助于专家证言、发明人陈述、词典、论文等外部证据对相关词汇进行解释。
  第40条 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。
  第41条 对于一件专利中的多项权利要求, 应当解释为每一项权利要求均有其不同的保护范围, 每一项权利要求均不是多余的。因此, 对任何一项权利要求, 均不应以该权利要求相对于其他权利要求为多余的方式解释该权利要求。
  第42条 需要注意的是,如果权利要求采用了上位概念的词汇,而说明书及附图中公开的是下位概念的技术方案,则不能将权利要求中的上位概念解释为说明书中的下位概念。中华全国律师协会律师办理专利侵权业务操作指引(2013年6月)河南专利、商标业务受理今后可“一窗通办”啦(图1)
  第43条 还需要注意的是,说明书及附图主要用于清楚、完整地描述专利技术方案,使本领域技术人员能够理解和实施该专利。而教导本领域技术人员实施专利的最好方式之一是提供实施例,但实施例只是发明的例示,因为专利法不要求也不可能要求说明书列举实施发明的所有具体方式。因此,运用说明书及附图解释权利要求时,不应当以说明书及附图的例示性描述限制专利权的保护范围,否则,就会不合理地限制专利权的保护范围,有违鼓励发明创造的立法本意。
  第44条 无论按照何种方式对权利要求进行解释,要注意的是所有这些工作只是在解释权利要求,而非在改写权利要求,不能脱离权利要求的文字记载扩大或缩小权利要求的保护范围。
  第45条 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中依法不能将其纳入专利权保护范围。

第五节 禁止反悔原则

  第46条 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在专利侵权纠纷中不应当再将其纳入专利权保护范围。
  第47条 无论专利权人是自己主动修改、限定或者放弃技术方案,还是应审查员的要求而修改、限定或放弃,也不论与专利授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采信,都不影响修改、限定或者放弃所产生的禁止反悔的法律后果。
  第48条 对禁止反悔原则,司法实践中通常由被诉侵权人以抗辩权的形式提出。  在认定是否构成等同侵权时,即使被诉侵权人没有主张适用禁止反悔原则,人民法院也可以根据业已查明的事实,通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制,以合理地确定专利权的保护范围。

第三章 发明、实用新型专利侵权判定

第一节 侵权判定的比较对象

  第49条 侵权判定时,应当将被诉侵权技术方案(在非诉讼程序中,可称为被控侵权技术方案,下同)与原告主张的专利权利要求进行比对,判断是否落入专利的保护范围。
  第50条 在被诉侵权技术方案也申请了专利的情况下,不能简单地将两份专利文件所披露的技术方案进行比对,更不能将两者的权利要求进行比对。
  第51条 在专利权人已经实施专利的情况下,实施专利所获得的产品在必要时可以帮助理解专利权利要求,但不得将专利产品与被诉侵权技术方案进行比对。
  第52条 需要注意的是,在进行侵权判定时,一定要按照获得授权的专利权利要求进行比对;经过无效宣告程序被无效部分权利要求或者修改权利要求的,则应当以无效宣告后维持有效的权利要求进行比对,尤其注意不得以专利申请文件进行比对。

第二节 专利权利要求的技术特征分解

  第53条 在对专利权利要求进行解释的过程中,还需要对据以要求保护的权利要求所记载的技术方案进行技术特征分解。
  第54条 技术方案是指对要解决的技术问题所采取的利用自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征体现的。技术特征可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素,也可以是要素之间的相互关系。
  第55条 对于产品权利要求来说,技术特征是产品的各个组成要素以及这些要素之间的结构关系、连接关系、配比关系等。在进行特征分解时,并不需要将各个组成要素都单独列为一项技术特征,而应当按照权利要求的文字描述以及各个组成要素所实现的技术功能、产生的技术效果等因素综合判断。
  第56条 对于方法权利要求而言,技术特征是方法的各个步骤以及步骤之间的时序关系。在进行技术特征分解时,应当按照权利要求的文字描述及各步骤所产生的技术功能、效果进行判断。
  第57条 技术特征的分解一定要以权利要求为基础,不能脱离权利要求的文字描述,不能增加、减少任何文字或技术要素,不能改变任何文字、组成要素或其相互关系。

第三节 被诉侵权技术方案的技术特征分解

  第58条 对于涉及产品结构的被诉侵权技术方案,应当认真分析其技术方案以及各个结构部件,在充分、准确理解各结构部件及部件之间的组合关系、结构关系、连接关系的基础上,参照专利权利要求的分解方法,进行对应分解。
  第59条 对于涉及产品配方的被诉侵权技术方案,应当科学、精确分析其各个组分及其配比,必要时可以通过技术鉴定来确定。确定后,参照专利权利要求的分解方法,进行对应分解。
  第60条 对于涉及生产工艺、流程的被诉侵权技术方案,应当仔细分析其具体生产流程、处理流程,准确界定各个环节的功能、与其他环节的时序关系,然后参照专利权利要求的分解方法,进行对应分解。
  第61条 对于涉及产品新用途的被诉侵权技术方案,应当对产品的相同性、用途的一致性分别进行分析,在此基础上参照专利权利要求的分解方法,进行对应分解。
  第62条 在被诉侵权技术方案也申请了专利的情况下,不应按照其申请专利的权利要求进行特征分解,而仍应参照要求保护的专利权利要求的分解方法,进行对应分解,否则非常容易得出错误的结论。

第四节 相 同 侵 权

  第63条 在专利权利要求的技术特征以及被诉侵权技术方案的技术特征都进行分解后,就可以进行技术特征的比对,以判断是否落入专利保护范围。在判断时,首先应当遵循的原则就是全面覆盖原则。
  第64条 全面覆盖原则要求采用技术特征一一对应的对比方式,即被诉侵权技术方案应当包含了专利权利要求的全部技术特征,当两者一一对应且相对应的技术特征之间完全相同时,就可以判定被诉侵权技术方案落入了专利的保护范围。 如果被诉侵权技术方案缺少专利权利要求所记载的一个或多个技术特征,即没有全面覆盖,这时被诉侵权技术方案就没有落入专利的保护范围。
  第65条 如果被诉侵权技术方案除了包含专利权利要求的全部技术特征外,还含有其他一个或多个技术特征,则这些其他技术特征的存在并不影响专利侵权的成立。
  第66条 对于组合物专利来说,即使比对结果是被诉侵权技术方案包含了专利权利要求的全部组分,也还要分别不同情况判断:在专利权利要求是开放式的情况下,被诉侵权技术方案即使多出部分组分,也可能落入专利保护范围;但在专利权利要求是封闭式的情况下,如被诉侵权技术方案多出部分组分,则不落入专利保护范围。
  第67条 如果专利权利要求中的某项技术特征采用了上位概念,而被诉侵权技术方案的相应技术特征采用了下位概念,则两者仍属于相同。

第五节 等 同 侵 权

  第68条 在进行技术特征一一对应的比对后,如果被诉侵权技术方案的某项技术特征与专利的相应技术特征虽然不相同,但是被诉侵权技术方案的该项技术特征与专利技术特征相比,采用了基本相同的手段,实现了基本相同的功能,达到了基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到,则该项技术特征与专利的相应技术特征构成等同。此时,被诉侵权技术方案也落入专利的保护范围,构成等同侵权。
  第69条 在适用等同原则时,应当以侵权行为发生时的技术水平和普通技术人员的知识水平来判断是否构成等同,而不能依据专利申请日或者授权日来判断。
  第70条 对于通过禁止反悔原则已经被排除在专利权保护范围之外的技术特征,在适用等同原则时不能重新纳入专利权保护范围。
  第71条 等同原则仅适用于技术特征之间的对比判断,不应当将专利技术方案与被诉侵权技术方案进行整体等同判断,不应当得出两个技术方案整体等同的结论。
  第72条 对于是否可以将部分技术特征进行组合然后再进行等同判断,需要看这些技术特征是否组合才能够实现特定的技术功能与技术效果,否则不能进行这种组合判断。

第四章 外观设计专利侵权判定

第一节 外观设计专利权的保护范围

  第73条 外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
  第74条 简要说明应当写明外观设计产品的名称、用途以及外观设计的设计要点,并指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。简要说明对于确定外观设计专利的保护范围具有重要的参考价值。
  第75条 对于未请求保护色彩的外观设计专利,其保护范围限定于产品的形状、图案以及两者的结合,不考虑色彩的因素。而对于请求保护色彩的外观设计专利,则保护范围限定于带有特定色彩的形状、图案及两者的结合。
  第76条 在确定外观设计专利的保护范围时,应当注意考虑申请日以前已经存在的现有设计的影响。
  第77条 对于一般消费者从产品外部无法用视觉直接观察到的产品内部结构,应当排除在外观设计专利的保护范围之外。但对于外表使用透明材料的产品而言,通过人的视觉能观察到其透明部分以内的形状、图案和色彩,应当视为该产品的外观设计的一部分。
  第78条 对于产品中不是为了美感而是因为技术功能、技术效果而决定的外观设计内容,应当排除在外观设计专利的保护范围之外。
  第79条 产品尺寸的放大或者缩小并不会