一项技术方案想要申请并成功获得发明或者实用新型专利权,除了要满足是专利的授权客体外,还需要对技术方案的“三性”进行分析。

“三步法”与辅助因素评判专利创造性的顺序

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来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

“三性”即新颖性、创造性、实用性。按照审查员对专利的审查顺序依次是实用性——新颖性——创造性。如果你想针对你的技术方案申请专利,那么在我们在找专业人员处理之前,自己也要对技术方案有个简单的分析,以节约后续的交流时间和提高专利的授权概率。我们今天就按照专利审查的顺序对“三性”进行简单的介绍。

作者:姜立喆(Jacob Jiang) 中国专利代理(香港)有限公司 法律部 专利代理人 律师资格

1.实用性

实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极或有益效果。由于专利的新颖性和创造性的审查需要做大量的检索和分析,工作较为复杂,所以审查原则规定先评价实用性,再评价新颖性,最后评价创造性。那么,不具备实用性的情况具体有哪些呢?

(1)缺乏技术手段

缺乏技术手段也就是说技术方案不完整,不能制造或使用,技术方案缺乏技术手段就像一只小鸟没有翅膀,怎么能展翅高飞呢?这种情况是明显不具备实用性的。这里需要特别说明的是不能制造或使用跟产品的良品率没有必然关系,有些人认为我产品良品率才1%,是不是就是不能制造或使用?不具备实用性?答案否定的,别说是1%,就算是万分之一也是具备实用性的。

(2)违背自然规律

例如公认的物理界定律、定理,假如你说你想做个永动机然后再申请专利,那么很遗憾你的专利会不满足实用性而无法获得授权。又如,七夕节快到了,你想要把星星月亮拉到自家后院以增加和另一半的浪漫情趣,这明显是违背自然规律无法实现的,不具备实用性。

原标题:浅论“三步法”与辅助因素评判专利创造性的顺序

一、 “三步法”的内容

关于专利创造性的判断,《专利审查指南2010》第二部分第四章3.2.1.1给出了一般的判断方法(即“三步法”),包括:

(1)确定最接近的现有技术;

(3)利用独特的自然条件完成的技术方案

(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;

(3)判断要求保护的发明对本领域技术的人员来说是否显而易见。

其中,第一步和第二步的评判相对客观,而第三步的评判存在一定的主观性,需要确定现有技术整体上是否给出了技术启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的技术方案。

二、 辅助因素与“三步法”的关系

例如:在独特的地段建设公路或桥梁的技术方案。

同时,《专利审查指南2010》第二部分第四章5.1-5.4也给出了创造性判断的辅助考虑因素,包括:

I. 发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题;

(4)无积极效果

“手工耿”因发明无用的东西而爆红网络,他发明的东西往往奇奇怪怪。例如:倒立洗头机、菜刀***壳等。这些方案虽然有趣,但没有实际的积极或有益的效果。因此,站在专利的角度,这些技术方案是不具备实用性的,无法授予专利权。

II. 发明克服了技术偏见;

III. 发明取得了预料不到的技术效果;

2.新颖性

新颖性是指该发明不属于现有技术也不具有抵触申请。

总的来说就是要新东西,这个“新”的参考并不局限于你的个人认知范围或企业范围或行业范围,而是整个世界的公开的现有技术。例如:书籍上记载的、专利文件记载的、视频录制的、网站发表的、甚至包括朋友圈发表的内容均属于现有技术,但需要注意的是,属于保密状态的技术方案不属于现有技术。还需要注意的是,判断新颖性时,只能将专利文件的权利要求记载的内容与每一项现有技术进行单独对比,不能与两项或两项以上的现有技术的技术内容的组合进行对比。

IV. 发明在商业上获得成功。

3.创造性

事实上,对上述辅助因素的考虑并非抛弃了“三步法”的应用,而是为了让审查员在应用“三步法”推理存在模糊时,通过另一个角度去审查涉案专利,以便更好地应用“三步法”来判断创造性并得出正确的审查结论。

创造性是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,实用新型具有实质性特点和进步。

由文字描述可以看出,发明的创造性的要求明显高于实用新型。有实质性特点和显著的进步是指不能通过简单的技术方案拼凑或通过简单的分析、推理、试验就能得到的技术方案,并且这些技术方案能得到积极或有益的效果。

专利的新颖性、创造性、实用性分析与理解

技术方案可申请专利需满足的条件

I.中的涉案专利是一种“开创性发明”,因而并不存在适宜的“最接近的现有技术”,更不可能在“最接近的现有技术”的基础上改进得到“开创性发明”,因此只需要通过“三步法”的第一步就能得到涉案专利具备创造性的结论;

II.中的涉案专利克服了技术偏见,即本领域技术人员由于技术偏见的影响而没有动机沿着正确的方向改进最接近的现有技术,即通过“三步法”的第三步能够得出具备创造性的结论;

IV.中的涉案专利强调由于商业上的成功能够证明非显而易见性,也是让审查人员能够更加严谨地评判涉案专利的创造性,因为“三步法”的第三步往往是具有主观性的,商业上的成功能够使审查员克服“事后诸葛亮”,得出正确的审查结论;

新颖性和创造性的判断方法和细节很多,后续还会详细为大家介绍,今天对专利“三性”分析就到这里啦。

我是小小师,祝大家能保护好自己的发明创造,天天开心。对专利方面有疑问可在评论区留言或者私信我。

下面重点论述关于III.中预料不到的技术效果的判断方法:

预料不到的技术效果不光是一种辅助性因素,审查指南对于化学领域创造性的判断中还将其作为特别的判断方法,即“结构上与已知化合物接近的化合物,必须要有预料不到的用途或效果”(简称“预料不到效果法”)。

实践中,审查员往往将“预料不到效果法”作为一种特殊的创造性判断方法,在判断某些化合物的创造性时直接进行技术效果的比较,似乎没有采用“三步法”的步骤进行一步一步的判断。因此,很多代理人在遇到因为“预料不到效果法”而否定创造性时,往往从判断方法的应用顺序角度进行争辩,即如果涉案专利通过“三步法”的步骤能够得出具备创造性的结论,则不宜再用“预料不到效果法”重新评价其创造性。最高人民法院在“马库什案”的评述中也肯定了该观点:“意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素,而且作为一种倒推的判断方法,具有特殊性,不具有普遍适用性。因此,只有在经过“三步法”审查和判断得不出是否是非显而易见时,才能根据具有意料不到的技术效果认定专利申请是否具有创造性,通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性”。

笔者认为,在化学领域中,“三步法”和“预料不到效果法”都是判断创造性的具体方法,两者并行不悖,而且两者在本质上是一致的,得出的结论也应当是一致的。对于与已知化合物结构近似的没有预料不到的效果的化合物,适用“预料不到效果法”能够得出不具备创造性的结论,然而根据“三步法”也同样能够得出不具备创造性的结论。具体评述如下:

第一步,确定最接近的现有技术是已知结构近似的化合物;

第二步,确定的区别特征是两者存在结构的细微差别,由于区别特征没有预料不到的效果,因此实际解决的技术问题是提供一种与该化合物结构近似的具有类似效果的化合物;

第三步,判断要求保护的化合物对本领域技术人员是否显而易见。由于结构近似的化合物一般具有相似的技术效果,本领域技术人员在已知化合物的基础上进行研发、实验,很容易在有限次实验后获得结构相似、技术效果也类似的化合物,即在这种情况下,研发出的结构相似、技术效果也类似的化合物是显而易见的。可见,适用“三步法”也同样能够得出不具备创造性的结论。

如果对于与已知化合物结构近似的具有预料不到的效果的化合物,适用“预料不到效果法”能够得出具备创造性的结论,按着上述的推理,也能够通过“三步法”得出其具备创造性的结论:

第一步,确定最接近的现有技术是已知结构近似的化合物;

第二步,确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题,由于该区别特征带来了预料不到的技术效果,可知实际解决的技术问题是在该已知化合物的基础上提供一种具有明显不同技术效果的化合物;

第三步,判断要求保护的技术方案是否显而易见。由于要求保护的技术方案具有预料不到的技术效果,因此现有技术中不存在技术启示使得技术人员在已知化合物的基础上去研发一种具有预料不到的技术效果的化合物的启示,因此要求保护的技术方案是非显而易见的,具备创造性。

可见,在化学领域的创造性评述中,“三步法”已经涵盖了“预料不到效果法”的内容,“预料不到效果法”属于“三步法”的一种特殊应用情形。在通过“三步法”能够得出涉案专利是否具有创造性的前提下,确实不宜再使用“预料不到效果法”重新评述一遍,而且重新评述后的结论与“三步法”的结论也不会存在区别。化学领域由于其特殊性,审查指南规定了“预料不到效果法”,实际上是对“三步法”的灵活应用,并没有背离“三步法”的内在逻辑和结论,审查人员可以根据案件的实际情况决定使用“三步法”,还是直接应用“预料不到效果法”。

然而,在其他的技术领域中,“预料不到效果法”不能作为“三步法”的一种特殊情形来应用。例如在机械领域,一种结构不具有预料不到的技术效果,但是该结构仍然可能具备创造性,因为技术人员对于已知结构的研发和有限次实验需要存在一定的技术动机(技术启示),当无法证明该技术动机(技术启示)存在时,这些取得了技术进步、但不具备预料不到的技术效果的结构仍然具备创造性。与之相比,作为一门实验科学的化学领域,技术人员对于已知化合物的研发和实验往往具备天然的动机和启示,这是和其他领域存在明确区别的地方。

三、结论

“三步法”作为一种最基础的创造性判断方法,在适用时具有优先性,在“三步法”的判断过程中有时候会存在模糊的情况,此时考虑辅助因素并结合“三步法”的内在逻辑,能够得出科学的审查结论,而不宜跨过“三步法”而直接考虑辅助因素来评判创造性。

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作者:姜立喆(Jacob Jiang) 中国专利代理(香港)有限公司 法律部 专利代理人 律师资格

编辑:IPRdaily赵珍 校对:IPRdaily纵横君