权属争议期间不交纳年费致使专利权失效的补偿职责

来聊聊专利无效那点事。已然将专利无效视作应对专利维权诉讼的杀手锏,这个杀手锏是个什么容貌,怎么使唤呢?首要,咱们先看诞生这个“杀手锏”的母体是怎么赋予专利无效这个生命体的。《专利法》和《专利法施行细则》无疑便是诞生专利无效的母体。依据专利法的规则,在专利恳求授权后,任何单位或个人以为该专利权的颁发不符合《专利法》或《专利法施行细则》的规则,都能够向专利复审和无效审理部提出宣告该专利权无效的恳求。就这么轻飘飘的一句话,一柄悬在专利头顶上的白就这样横空出世了。这把白的剑柄,你能够握,我能够拿,他也能够攥,任何人都能够用这把剑砍向授权的专利,当然,这个任何人也包含专利权人,专利权人也能够对着自己专利进行“自虐”。别人出于各种心怀叵测的意图无效自己的专利,能够了解,自己无效自己的专利的“自虐”行为,就让人不太了解了,莫非“自虐”会让人痛并快乐着?当然不是,专利权人对自己的专利“开炮”,其实便是运用这个“开炮”时机,借机修改掉专利权存在的一些瑕疵,使专利权愈加安定一些。

法令赋予大众对专利权有提无效宣告恳求的权力,其实是赋予了大众对专利授权的监督权。咱们想要行使好这项监督权,需求弄了解这个监督进程是怎么作业的。假如把专利无效宣告的进程比作走路,迈的第一步便是编撰好无效宣告恳求书,拿着这份寄托着期望的恳求书,走进受理专利无效恳求案子的专利局复审和无效审理部,进门后,老厚道实待一瞬间,等着专利局复审和无效审理部对恳求书进行检查,这个检查其实便是对恳求书方法检查,看看有没有缺臂膀少腿的方法缺点,假如没有发现方法缺点,就出具一份受理告诉书,假如发现有方法缺点,对不住,您从那来回哪去。拿到受理告诉书,算是领了个进门证,您就回家厚道等着吧。此刻,无效审理部开端忙活了,将您的无效宣告恳求书送达给专利权人,专利权人看到您的恳求书后,一般状况下,会对恳求书的内容进行辩驳式的答复,当然,二般状况下,专利权人对您视若瑰宝的恳求书当废物相同丢掉,不予答复。实践中,二般状况仍是层出不穷的。如此被专利权人对您的恳求书嗤之以鼻,一般的原因或许有以下几点,一是恳求书内容的确废物,所论述的理由和依据显着不能建立,对专利权造不成要挟,就懒得搭理了;二是专利权是否被宣告无效,关于专利权人现已价值不大,也就不想再费钱费事了;三是恳求书内容所论述的理由和依据是显着建立的,就不再困兽犹斗了。当然,还有其他意外原因,比方专利权人因通讯不畅或不可抗力,没有收到恳求书,天然就答复不了。您在家等着的时分,不能天天祈求着“二般状况”的产生,按一般状况活跃应对,才是正路。专利权人答复了,会将答复资料邮寄给无效审理部,无效审理部好像邮局中转站,将专利权人的答复资料转送给无效宣告恳求人,也便是您老了。这时,您就需求迈第二步了,细心研读专利权人的答复资料,细心编撰第2次定见陈说(恳求书内附的定见陈说是第一次,这次只能算是第2次定见陈说了)。我这儿用上“细心研读”四个字,不是这样套话,我是提醒您,提醒您要把专利权人的第一波反扑打下去,假如此刻不能将专利权人的答复定见辩驳彻底到位,无效审理部检查员的知道天平,就会开端歪斜。故此,您必须让检查员看到您定见陈说的专业,专业到检查员认可了您的专业,文采飞扬的长篇大论式定见陈说书,关于秉持着技能谨慎、法令严厉的检查员,无疑是徒增花里胡哨之感。无效审理部收到您的第2次定见陈说后,会转送给专利权人,让专利权人二次答复,专利权人二次答复后,无效审理部又会将专利权人的二次答复再转送给恳求人,要求恳求人第三次陈说定见,如此,循环往复,通过几轮文件的彼此转送答复和定见陈说,检查员感觉两边的定见都充沛表达了,能够进入下一程序了,就向两边发送口头审理告诉,告诉口头审理。法院开庭,我们司空见责,很好了解,专利无效宣告案子的开庭审理,称作口头审理,刚一听感觉怪怪的,细心一揣摩,也就豁然了。无效宣告案子的检查,首要检查的是两边你来我往的书面资料,用书面语言进行沟通,我们是你不见我,我不见你,进行的是纸上的枪林弹雨。专利无效宣告的开庭,是我们当面鼓对面罗,口头比武,称之为口头审理,倒也稳妥。当然,专利无效宣告案子一般是在恳求人要求下或检查员以为必要的状况下,才进行口头审理,假如恳求人不要求口头审理,天然能够不进行开庭口头审理。参与口头审理开庭,便是您要迈的第三步了,至于开庭作业需求留意什么,后续另述。通过口头审理后,专利局复审和无效审理部依据前期的查明的现实,作出专利无效宣告决议。面临无效宣告决议,您或许欣喜若狂,也或许懊丧透顶,不论怎么,仍是要做好迈出第四步的准备作业。您或许专利权人假如对无效宣告决议书的成果不满意,不论是您仍是专利权人必定一方不满意,此刻将专利局复审和无效审理部告到北京知识产权法院,便是粗茶淡饭的事了,所以,参与专利无效行政诉讼,是您第四步要走的路。法院收效判定书保持了专利无效宣告决议的,专利无效宣告的程序就闭幕了,法院收效判定假如把专利无效宣告决议书给吊销了,专利局复审和无效审理部从头检查,辛苦您,继续参与到无效审理程序中去,自始自终地编撰定见陈说,参与口头审理,专利局复审和无效审理部二次作出无效宣告决议,对二次决议书,您和专利权人假如依然不服,依然还能够再次把专利局复审和无效审理部告上法庭,法院收效判定再次决议无效宣告决议书的去留。尽管,法令没有规则这种程序循环的次数,但第2次无效宣告决议书再被吊销的或许性简直现已存在了。至于为什么,其他章节另胪陈。

文/最高公民法院 李自柱(二审承办人)

【裁判要旨】

专利法施行专利侵权行为法定准则,除法令明确规则为危害专利权的行为外,其他行为即便与专利权有关,也不归于危害专利权的行为。成心不交纳专利年费导致专利权停止失效的行为应当归于一般侵权行为,而非危害专利权,案由能够确以为产业危害补偿胶葛。专利恳求人或许挂号的专利权人无正当理由未尽仁慈办理职责,致使权力停止或许丢失,危害真实权力人合法权益的,构成对别人产业权的危害,应当承当补偿经济丢失的民事职责。

【案号】

一审:(2016)粤73民初803号

二审:(2019)最高法知民终424号

权属争议期间不交纳年费致使专利权失效的补偿职责

【案情】

原告:广州德港水产设备科技有限公司(以下简称德港公司)。

被告:广州宇景水产科技有限公司南海水产研讨所(以下简称宇景公司)、我国水产科学研讨院南海水产研讨所(以下简称南海水产研讨所)、姜汉平、李纯厚、颉晓勇、广州创领水产科技有限公司。

涉案专利是恳求号为200910192778.6、名称为“一种多功能循环水处理设备”的创造专利(以下简称涉案专利)。涉案专利的恳求日为2009年9月28日,授权布告日为2012年5月30日,专利权人为南海水产研讨所、宇景公司,创造人为姜汉平、李纯厚、颉晓勇。涉案专利因未及时缴费而于2012年9月28日被停止。

2008年3月20日,德港公司与姜汉平签定劳动合同,约好姜汉平在德港公司的出产技能部担任工程师,承当产品研制的作业任务。合同期限自2008 年3月18日至2009 年3月17日。

德港公司于2010年在广东省广州市中级公民法院针对宇景公司、南海水产研讨所、姜汉平提起(2010)穗中法民三初字第118号诉讼,恳求判令:1.第200910192778.6号创造专利恳求权归德港公司一切;2.宇景公司、南海水产研讨所、姜汉平一起付出德港公司合理维权费用5万元。德港公司在该案申述的现实与理由是:姜汉平是宇景公司的股东,但之前为德港公司的职工。宇景公司、南海水产研讨所于2009年9月28日恳求的第200910192778.6号“一种多功能循环水处理设备”创造专利中的一切相关技能由德港公司研制,姜汉平运用在德港公司作业的职务之便将上述技能走漏给宇景公司及南海水产研讨所,并以宇景公司及南海水产研讨所的名义恳求专利。德港公司在该案中建议姜汉平没有研制才能,不或许由姜汉平研制,涉案技能是由德港公司的技能顾问、研制人员、制图员等人完结,详细研制人员是德国专家JUSSEN。广州中院于2011年6月10日作出判定,承认德港公司建议其是涉案专利权力人的依据缺少,据此驳回德港公司的悉数诉讼恳求。该案已产生法令效力。

德港公司于2011年7月11日又就涉案专利的恳求权在广州中院提起(2011)穗中法民三初字第465号诉讼,申述宇景公司、南海水产研讨所、姜汉平、李纯厚、颉晓勇,恳求法院判令:1.第200910192778.6号创造专利恳求权归德港公司一切;2.宇景公司、南海水产研讨所、姜汉平、李纯厚、颉晓勇一起付出德港公司合理费用5万元。德港公司在该案申述的首要现实与理由是:涉案专利归于姜汉平离任一年内的职务创造创造,其恳求专利的权力归于德港公司;该专利恳求被同意后,德港公司为专利权人。广州中院于2013年11月4日作出判定,以为德港公司在前案中以为姜汉平没有研制才能,涉案技能不是姜汉平研制,而在该案中德港公司又建议涉案专利由姜汉平创造,但归于职务创造,德港公司的前后建议彻底对立,且未作出合了解说,其应当对在两案傍边建议彻底对立的现实承当晦气结果。据此,广州中院判定驳回德港公司的悉数诉讼恳求。

德港公司不服该判定,上诉至广东省高级公民法院,案号为(2014)粤高法民三终字第31号。广东高院承认涉案专利归于姜汉平从德港公司离任后一年内作出的职务创造,涉案专利的专利恳求权及专利权应当归于姜汉平其时所属单位德港公司。但涉案专利已于2012年5月30日被授权布告,故专利恳求权现已跟着专利权的颁发即专利恳求程序的完结而停止。德港公司恳求将专利恳求权判归其一切,因该诉讼恳求已缺少现实和法令依据,无法完成,故判定驳回上诉,保持原判。

此外,姜汉平曾任宇景公司股东。2009年7月20日,姜汉平代表宇景公司与南海水产研讨所签定关于联合研制工厂化循环水饲养设备产品专利申报的协议。在本案一审诉讼中,南海水产研讨所称该协议便是其与宇景公司就涉案专利协作的协议。李纯厚、颉晓勇是南海水产研讨所的职工。

广东高院作出上述判定后,德港公司向广州知识产权法院提起本案诉讼,称涉案专利技能是姜汉平的职务创造,专利的恳求权应该归于德港公司。南海水产研讨院等六被告成心未交纳专利年费,致使涉案专利权停止失效,给德港公司形成了无法挽回的丢失,故要求南海水产研讨院等六被告连带补偿其经济丢失及合理维权费用合计150万元。

南海水产研讨所等六被告称,南海水产研讨所、宇景公司是涉案专利的专利权人,有权决议对该专利是否继续进行维护。涉案专利已停止,该专利权已无维护必要。德港公司也不存在危害结果。

【审判】

广州知识产权法院承认本案案由为危害创造专利权胶葛,并以为:南海水产研讨所、宇景公司是交纳专利年费的职责人,在涉案专利权存在权属争议的状况下,依据诚笃信用准则,南海水产研讨所、宇景公司负有保持涉案专利有用的仁慈办理的职责,包含交纳涉案专利年费,或许在不同意继续交纳涉案专利年费时及时奉告德港公司、审理法院。南海水产研讨所、宇景公司既未准时交纳涉案专利年费,也未将不交纳涉案专利年费致使涉案专利停止的状况及时奉告德港公司、审理法院,具有差错,侵犯了德港公司应享有的涉案专利技能的相关权益。

广州知识产权法院一审判定:宇景公司、南海水产研讨所于本判定产生法令效力之日起10日内补偿德港公司经济丢失及合理维权费用合计50万元。

南海水产研讨所等六被告不服一审判定,向最高公民法院提起上诉。

最高法院将本案案由调整为产业危害补偿胶葛后,判定驳回上诉,保持原判。

【分析】

本案首要触及如下三个问题:

一、案由怎么承认

民事案子案由是将诉讼争议所包含的法令联系进行的归纳,反映了案子所触及的民事法令联系的性质。一般状况下,民事案子案由应当依据当事人建议的民事法令联系的性质来承认。

专利法第十一条第一款规则,创造和实用新型专利权被颁发后,除本法还有规则的以外,任何单位或许个人未经专利权人答应,都不得施行其专利,即不得为出产经营意图制作、运用、承诺出售、出售、进口其专利产品,或许运用其专利办法以及运用、承诺出售、出售、进口依照该专利办法直接取得的产品。该规则将危害专利权的行为限定为有限的几种景象,据此,危害创造专利权的行为仅限于以出产经营为意图制作、运用、承诺出售、出售、进口专利产品的行为和运用专利办法以及运用、承诺出售、出售、进口依照该专利办法直接取得的产品的行为。也即,专利法施行专利侵权行为法定准则,除法令明确规则为危害专利权的行为外,其他行为即便与专利权有关,也不归于危害专利权的行为。

在挂号的专利权人不是专利技能一切人的状况下,如挂号的专利权人成心不交纳专利年费导致专利权停止失效而给专利技能一切人形成经济丢失,那么该成心不交纳专利年费的行为显着不归于专利法规则的危害专利权的行为,该行为所形成的丢失也不是危害专利权所带来的丢失,而实际上是与该专利技能有关的产业丢失。因而,成心不交纳专利年费导致专利权停止失效的行为应当依据侵权职责法确以为一般侵权行为,该种案子案由能够确以为产业危害补偿胶葛。

本案中,依据德港公司的建议,其以为南海水产研讨所、宇景公司将归其一切的职务创造恳求专利,之后却成心不交纳专利年费导致专利权停止失效,致使该技能进入公有范畴,失去了专利权的维护,危害了其本应该依据专利取得的商场独占利益,因而德港公司建议的侵权行为不是危害专利权的行为,其建议的经济丢失实际上是与该专利技能有关的产业丢失,故本案应当归于产业危害补偿胶葛,而非危害创造专利权胶葛。一审法院将本案案由确以为危害创造专利权胶葛,不恰当,二审法院将本案案由纠正为产业危害补偿胶葛。

二、专利权属争议期间不交纳专利年费致使专利权失效,是否需求承当补偿职责

诚笃信用准则是民法的基本准则,它要求民事主体在民事活动中遵循许诺,诚笃不欺,在不危害别人利益和社会利益的前提下寻求自己的利益,然后在当事人之间的利益联系和当事人与社会之间的利益联系中完成平衡,并保持商场品德次序。当事人从事民事活动,均应当恪守诚笃信用准则。

在专利法范畴,当事人恳求专利、行使专利权、处理专利权属争议等,相同需求恪守诚笃信用准则。专利权是经国家行政检查后颁发的有期限的知识产权,其在权力维护期内有用存续需求专利权人继续交纳专利年费、不自动抛弃等。当事人不管依据何种原因对专利恳求权、专利权权属产生争议时,依据诚笃信用准则,挂号的专利权人一般应当负有使现已取得授权的专利权保持有用的仁慈办理职责,包含继续交纳专利年费等,由于专利权一旦停止失效,专利技能一般状况下即会进入公有范畴,然后使专利技能一切人丢失商场独占利益,危害到专利技能一切人的合法权益。挂号的专利权人未尽到该仁慈办理职责,给专利技能一切人形成丢失的,应当负有补偿职责。

本案中,在2010年、2011年德港公司现已两次以专利恳求权权属胶葛为由申述南海水产研讨所、宇景公司,尤其是德港公司建议涉案创造是职务创造的第2次诉讼正在进行的状况下,作为挂号的专利权人,南海水产研讨所、宇景公司应当负有在涉案专利授权今后保持其继续有用的仁慈办理职责,包含继续交纳专利年费,以防止或许给德港公司形成危害。但南海水产研讨所、宇景公司却未交纳专利年费,导致涉案专利权于2012年9月28日被停止失效,危害了德港公司的合法权益,其显着未尽到仁慈办理职责,违反了诚笃信用准则。此外,涉案创造被终审判定确以为应该归归于德港公司的职务创造。姜汉平曾是德港公司职工,其作为挂号的创造人之一,应当清楚该职务创造的专利恳求权、专利权应该归归于德港公司。姜汉平从德港公司离任后成为宇景公司的股东,还代表宇景公司与南海水产研讨所就涉案创造签定协作协议,故宇景公司也应当清楚涉案创造是姜汉平的职务创造。李纯厚、颉晓勇作为南海水产研讨所的职工未从事涉案创造作业,南海水产研讨所对此也应当是清楚的,所以,南海水产研讨所、宇景公司关于涉案创造不归归于本身应该是明知的,故其不交纳专利年费具有使涉案专利权停止失效然后危害德港公司合法权益的成心,片面差错显着。终究,涉案专利技能归于德港公司的职务创造,南海水产研讨所、宇景公司不交纳专利年费导致涉案专利权停止失效,使涉案专利技能失去了专利权的维护,终究危害的不是其本身的权力,而是德港公司的合法利益,致使德港公司丢失了依据该技能的商场独占利益。综上,南海水产研讨所、宇景公司违反诚笃信用准则,危害了德港公司对涉案专利权本应享有的合法权益,片面差错严峻,应当补偿德港公司遭到的经济丢失。

三、怎么承认本案的补偿职责

成心不交纳专利年费致使专利权停止失效与危害专利权是两种不同性质的行为,给权力人形成的危害也不相同,因而在承认补偿职责时,应当对两者进行区别,不能混杂。

本案中,德港公司所受丢失是因南海水产研讨所、宇景公司未交纳专利年费致使专利权停止失效给其形成的产业丢失,该种丢失不同于专利法第六十五条规则的危害专利权给权力人形成的丢失,由于本案侵权行为导致的结果是专利权灭失,专利技能进入了公有范畴,权力人丢失了商场独占利益,而危害专利权行为的结果是给权力人形成了专利权存续期间的利益丢失,但专利权并未消除。因而,承认本案补偿数额应当依据侵权职责法的相关规则,而不能适用专利法第六十五条。

侵权职责法第十九条规则,危害别人产业的,产业丢失依照丢失产生时的商场价格或许其他方法核算。该规则中的产业,不只应当包含有形产业,并且还应当包含无形产业,即应当包含专利权。因而,本案应当依据涉案专利权停止失效时的商场价格承认详细补偿数额。鉴于两边均未供给依据证明涉案专利权在停止失效时的商场价格,二审法院归纳考虑涉案专利为创造专利、涉案专利权在授权布告当年即被停止失效、南海水产研讨所和宇景公司差错严峻、德港公司历时较长的维权状况等,以为原审判定承认的经济丢失及合理费用合计50万元的数额并无不当,故二审法院对原审判定承认的补偿数额予以承认。

(事例刊登于《公民司法》2021年第32期)