外观设计专利为什么不禁止使用行为

  专利法第11条规定,发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

  外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

  从专利法第11条的规定来看,对外观设计的保护,不同于发明和实用新型,即外观设计专利权没有禁止“使用”。

外观设计专利为什么不禁止使用行为外观设计专利侵权判断规则(图2)更多精彩,请点击上方蓝字关注我们!外观设计专利为什么不禁止使用行为外观设计专利侵权判断规则(图3)案情梳理
外观设计专利为什么不禁止使用行为外观设计专利侵权判断规则(图4)

本案原告高仪股份公司是“手持淋浴喷头(No.A4284410X2)”的外观专利权利人,其诉称被告健龙卫浴生产、销售的卫浴产品侵害其合法有效的外观专利权。被诉侵权产品与涉案外观设计的不同之处如表1所示:

外观设计专利为什么不禁止使用行为

  为什么使用发明或实用新型的专利产品是侵权,而使用外观设计专利产品就不侵权呢?原因在于,外观设计专利保护的客体与发明和实用新型保护的客体不同。

外观设计专利为什么不禁止使用行为外观设计专利侵权判断规则(图6)

  发明、实用新型指向的客体是“技术方案”,也就是一个能够解决技术问题的具体想法。对于想法而言,其最重要的实施形态就是“使用”。针对专利产品,专利法例举了其实施形态包括制造、进口、销售、许诺销售、以及最重要的“使用”;针对专利方法,由于方法的无形性,专利法列举了其唯一的实施形态,即,“使用”(同时延及该专利方法直接获得的产品)。

本案经历了一审、二审、再审。一审法院在对比被诉侵权产品与涉案专利的特征后,驳回了原告高仪股份公司的诉讼请求。然而,二审法院撤销了上述一审判决,并判令被告健龙卫浴公司立即停止侵权行为、销毁侵权产品并赔偿原告损失。二审判决后,被告不服提起再审申请,最高人民法院最终认定被告健龙卫浴未侵犯原告高仪股份的外观设计专利权。


审理过程

最高法总结本案争议焦点在于被诉侵权产品外观设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围。根据专利法第59条第2款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《侵犯专利权纠纷案件解释》)第8条、第10条的规定,最高法认为本案的关键问题是对于一般消费者而言,被诉侵权产品外观设计与涉案授权外观设计是否相同或者近似,具体涉及以下三个方面:

(一)关于涉案授权外观设计的设计特征

设计特征的认定可以参考外观设计专利的简要说明、专利授权确权审查文档、侵权程序中权利人对设计特征作出的相应陈述。另外,根据“谁主张谁举证”的证据规则,原被告均可以提出支持自己主张的证据,法院在听取双方质证意见的基础上,依法确定授权外观设计的设计特征。

  外观设计指向的客体是“富有美感并适于工业应用的新设计”,并且是一个介于版权(例如根据“思想表达二分法”,版权不保护功能)与专利权(典型地保护功能)之间的知识产权(外观设计不排斥功能性设计,但也不保护功能性设计,例如外观设计要排除由功能唯一、限定的形状)。

  外观设计专利固有的那种美感,是有制造商愿意制造这种外观专利产品、销售商愿意销售这种产品、进口商愿意进口这种产品、消费者愿意购买这种产品的理由。简而言之,“美”的产品好卖。但终端消费者买到手中,最终使用的还是外观设计产品的技术功能。北京高院《专利侵权判定指南》(2017)第104条规定:“使用外观设计专利产品,是指该外观设计产品的功能、技术性能得到了应用”。根据该规定,外观设计产品一旦经过销售,到达消费者手中后,其作为部件用于生产其他产品再销售,消费者无法像制造商或销售商一样使用外观设计的美感用于“招揽”顾客,最终消费者只能使用该外观设计的功能、技术性能。而功能和技术性能不是外观设计的客体。

本案中,原告高仪公司主张“跑道状的出水面”为涉案外观专利的设计特征,被告健龙公司不予认可但并未提出相应证据。在涉案专利的无效审查程序中,专利复审委认为“喷头及其各面过度的形状”、“喷头出水面形状”、“喷头宽度与手柄直径的比例”为涉案外观专利的设计特征。

外观设计专利为什么不禁止使用行为

  《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第12条第2款规定:“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件,制造另一产品并销售的,人民法院应当认定属于专利法第11条规定的销售行为,但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。”根据上述司法解释的规定,如果将前述外观设计专利产品作为零部件,利用其工业上的美感制造另一产品并销售的,法院应认定是侵权的销售行为。但是如果该零部件用的是外观产品的技术功能,则后续的制造和销售行为不构成侵权。

(二)关于涉案授权外观设计产品正常使用时容易被直接观察到的部位

认定外观设计产品正常使用时容易被观察到的部位,应当以一般消费者的视角,根据产品用途,综合考虑产品的各种使用状态得出。本案涉案外观专利为淋浴喷头产品外观设计,结合一般消费者对淋浴喷头的使用状态可知除喷头、手柄以外的喷头与手柄的连接处也属于容易被直接观察到的部位;另外,在涉案专利的无效专利审查程序中,专利复审委作出的无效审查决定亦承认上述观点。

  总之,消费者使用不应被认定为侵权,不是依据合法来源抗辩或是权利用尽抗辩而免责,而是因为“使用外观设计专利产品的技术功能”不是外观设计专利保护的客体。

本文由北京知寰律师事务所黄继保律师团队撰写整理

(三)关于涉案授权外观设计手柄上的推钮是否为功能性设计特征

最高法认为对功能性技术特征的认定,不在于该设计是否因功能或技术条件的限制而不具有可选择性,而在于外观设计产品的一般消费者看来该设计是否仅仅由特定功能所决定,而不需要考虑该设计是否具有美感。本案中,涉案外观专利与被诉侵权产品的区别之一在于后者缺乏前者在手柄位置上具有的一类似跑道状推钮设计。然而,涉案专利手柄上的推钮是为控制水流开关所设计,但是推钮的形状却并不一定设置为与喷头“跑道状出水面”相对应的“类跑道状”。因此,涉案专利手柄上的“类跑道状”推钮并非功能性技术特征。

最终,最高法依据《侵犯专利权纠纷案件解释》第11条规定,判定被告健龙卫浴未侵犯原告高仪股份的外观设计专利权。


启示

对于外观专利的侵权判断来说,依据专利法第59条第2款、《侵犯专利权纠纷案件解释》第8-11条的规定可以总结出以下判断步骤:一是明确外观专利的保护范围;二是判断被诉侵权产品与外观设计专利产品的种类是否相同或相近;三是运用“整体观察”与“综合判断”原则判断侵权与否。

值得注意的是,在第一步中,要根据外观设计专利产品表示在图片或照片中的信息来明确外观设计专利的保护范围;第二步中,要以一般消费者的视角来判断种类相同或近似的问题。

立足于本案,最高法在上述第三步的侵权判断过程中,在梳理出涉案外观专利的设计特征、涉案专利产品正常使用时容易被观察到的部位(表2)基础上,将被诉侵权产品与涉案外观专利进行对比,得出被告不侵犯原告专利权的结论。

外观设计专利为什么不禁止使用行为外观设计专利侵权判断规则(图8)

由此可见,授权外观设计的设计特征体现了其不同于现有设计的创新内容,也体现了设计人对现有设计的创造性贡献。因此,若被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征,且二者的整体视觉效果相异,可以得出被诉侵权设计与授权外观设计不近似的结论。

作者简介



外观设计专利为什么不禁止使用行为外观设计专利侵权判断规则(图9)

陈  聪

湘潭大学法律硕士,苏州大学苏州知识产权研究院技术部主任助理,具有法律职业资格、专利代理人资格。目前为政企提供知识产权相关课题研究、专利、商标等实务服务。

外观设计专利为什么不禁止使用行为外观设计专利侵权判断规则(图10)

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苏州大学苏州知识产权研究院

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