OPPO v Sharp:中国法院对标准专利全球许可纠纷的裁判

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OPPO v Sharp:中国法院对标准专利全球许可纠纷的裁判【独家策划】标准必要专利声明是什么(图2)


 作者:毕春丽   

 

中国信息通信研究院 高级工程师

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:潘俊林 企业知产观察

原标题:OPPO v Sharp:中国法院对标准专利全球许可纠纷的裁判

“我们对两家公司和平解决全球专利纠纷的结果感到高兴。此次交叉许可协议也再次彰显OPPO知识产权的价值。”10月8日,OPPO官网上发布了与Sharp达成专利许可后的***公告。

同一天,Sharp官网也发出了两家公司达成许可的***,其管理执行官认为:许可的达成提升了Sharp专利组合的价值。

OPPO v Sharp:中国法院对标准专利全球许可纠纷的裁判【独家策划】标准必要专利声明是什么(图3)

编者按:2019,中国5G商用元年!6月6日,工业和信息化部向四家电信运营商发放了5G商用牌照,标志着早已在舆论场上喧沸日久的5G技术,正式迈出了落地走进千家万户的步伐。与此同时,全国各地5G基础设施建设稳步推进,各大移动终端厂商争先恐后地推出5G***,5G技术在方方面面都为人们所日渐熟知,我们已真切地听到了5G来临的脚步声,畅想着5G技术将要绘就“万物互联”的美好未来蓝图。

5G技术带给了人类社会无限机遇,但挑战也随之而来。举例而言,不同产业的不同供应链结构以及新产品商业前景的不确定性,就可能会给5G时代的跨行业标准必要专利许可谈判造成问题,这在2019年汽车通信领域出现的系列专利纠纷与反垄断纠纷案件中便有着生动体现。本期封面故事中,我们也将为您梳理5G时代标准必要专利许可所面临的系列挑战和问题。仰望星空,脚踏实地,热忱相信,冷静思考。5G启航,未来已来!


前言:我们要客观看待标准必要专利的产出过程:声明的标准必要专利数随着标准或专利状态的变化而有所变化是非常正常的,经评估的标准必要专利数,已成为行业和司法实践用于测算标准必要专利实力的指标之一;同时,提案数等一些其他指标也可供参考。

从公告来看,这是一个双赢的交叉许可。


没有标准,无以知方圆,更无以证曲直。随着信息通信技术的快速发展,技术标准的作用愈加明显。技术标准的制定其实就是创新技术方案的筛选过程,在其制定过程中,最终能承载技术方案的专利就成为了标准必要专利。因此,与标准必要专利相关的各种指标也常常用于考量各企业的标准竞争力,包括声明的标准必要专利数、经评估的标准必要专利数等。但要客观看待这些数据,我们仍需要追本溯源。

 

然而,达成许可的过程并不轻松,两家公司曾在全球范围内提起一系列的对抗性诉讼。

//什么是标准必要专利//

 

标准是为了在一定的范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用的和重复使用的一种规范性文件。专利是国家按专利法授予申请人在一定时间内对其发明创造成果所享有的独占、使用和处分的权利。从表面看来,标准与专利似乎没有直接的联系,但是当一项创新技术已经成为专利(包括专利申请),并被标准采纳,标准就与专利发生了关系。在技术快速发展的信息通信领域中,技术标准中将不可避免地包含有众多专利。

综合现有的标准化组织对标准必要专利的定义,在正常的技术实施条件和当前标准化总的发展形势下,从技术角度(并非商业角度)上不侵犯专利就无法实施该标准的专利即为标准必要专利。当然,标准引用专利也需要一些前提条件,其中最核心的一条就是专利权人要承诺以免费方式,或者在公平、合理、非歧视的(FRAND)、不可撤销的条件下进行专利许可。

 

本文要讨论的就是OPPO与Sharp的一系列诉讼中,OPPO针对标准专利许可谈判和许可条件,在中国起诉Sharp的一起案件。

//标准必要专利的声明类型及作用//为了平衡专利持有人和标准实施者之间的权益,标准组织一般都会要求专利持有人对要纳入标准的专利进行披露声明。比如大家所熟知的ITU(国际电信联盟)、ETSI (欧洲电信标准化协会)等标准组织,一直在鼓励相关的专利权人进行事前披露,并建立了知识产权声明数据库,方便使用标准的个人或团体了解相关的专利情况。纵观国内外标准组织声明的规定,专利声明主要分为以下两种类型:(一)通用的专利声明在很多标准组织比如ITU、ETSI、CCSA(中国通信标准化协会)等,都保留有一种通用的专利声明表格。在原中国国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会颁布的国家标准GB/T 20003.1-2014《标准制定的特殊程序 第1部分:涉及专利的标准》,也有这种表格。该表格用于专利权人就某个标准文件提供一揽子的专利许可声明,尽管专利权人不用填写具体的专利信息,但也要对该标准所涉及的专利进行整体的许可承诺,比如采取免费方式或FRAND条件等。(二)具体的专利声明在标准组织的声明要求中,一般也都会有一种具体的专利声明表,即要求披露专利号、专利名称,或与标准文本对应的信息内容。当然,专利权人在披露具体的专利信息时,也需要对这些专利进行许可承诺,比ETSI在其具体专利信息的声明表格中,就要求专利所有者声明其准备在FRAND条款和条件下授予不可撤销的许可[1]。从标准组织的角度来看,其通过声明想要传达的包括两个重要事实:其一,声明的专利或专利申请(或者至少权利拥有者声称),对于标准是必要的或可能必要的;其二,专利持有人准备根据FRAND条款(或免费)授予许可。

标准必要专利声明对标准的实施具有重要意义,比如在TCL与爱立信的案件中[2],法院就将标准必要专利声明的重要性归纳为三点:一是能够反映在标准被采纳且制造商被锁定之前对合理累积许可费的事先预期;二是能够赋予既是专利权人又是被许可人的实体以追求合理平衡许可的动机;三是能够提供行业洞察和激励机制,用以鼓励其他公司向该标准投资。

该案件之所以值得被讨论,笔者认为有以下两方面原因:

一方面,本案是中国最高法院首次针对全球专利组合的许可条件作出的裁判,肯定了这类案件在中国具有可诉性、中国法院具有管辖权,相应的裁判观点值得研读。

//声明主体及声明涵义//(一)声明主体标准组织的专利政策都要求成员积极披露其所知悉的专利信息,知悉的范围包括自身所拥有的,也可以是来自第三方的专利。比如,ITU在征集专利信息时,就要求任何标准组织的成员或部门成员都应意识到,当要提议批准的建议草案中部分或全部包含了属于他们的或其他成员的专利时,其应在该建议草案批准之前提交相关的材料。如果披露的是专利持有人自己的专利,专利持有人必须将相关信息以“专利声明和许可”表格形式通知标准组织;如果是第三方的专利,则应将专利信息的材料以书面形式邮寄给标准组织。之后,如果条件允许,标准组织的主管或CEO将要求潜在的专利持有人提交声明表[3]。同样的,ETSI知识产权政策也表明,声明人是否为ETSI成员对于该承诺并不重要[4],重要的是做出许可承诺的必须是专利持有人。在中国颁布的《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》第六条中,也鼓励没有参与国家标准制修订的组织或者个人,在标准制修订的任何阶段披露其拥有和知悉的必要专利,同时将有关专利信息及相应证明材料提交给相关全国专业标准化技术委员会或者归口单位,并对所提供证明材料的真实性负责。(二)声明涵义在标准组织的专利政策中,标准组织往往会设定一些免责条款,其中一项就是不对所披露的专利进行检索、不负责其准确性,原因在于参与标准制定的都是技术专家而非法律专家,因此,企业之间的谈判或争议,应在其他场合讨论。对标准必要专利权利人而言,声明将意味着更重要的、具有深远法律后果的义务,比如需要根据FRAND条款向所有可能的被许可人授予专利许可[5]。当然,我们也注意到,有些专利虽然被声明为必要专利,但其实际上并非必要专利。这种情况的发生是正常的,其原因也是多方面的。以ETSI为例,首先,对于ETSI成员而言, 《知识产权政策》第4.1条要求成员及时声明必要专利,并建立一种有备无患的激励制度;由于标准必要专利声明的主体对标准必要专利的理解深度可能不尽相同,因此不同主体的披露尺度可能不完全一致。其次,专利权利要求书也随着时间推移而被不断修改,且在单个专利族中,世界不同国家/地区的专利在覆盖范围及层面上也各不相同。基于以上原因,同时也考虑到持续追踪所有这些专利需要耗费大量时间和成本,如果在无需确定必要性的前提下即可达成合理的许可费率,确定专利的必要性就成了一项不合理的任务。[6]因此,我们也不需要在声明阶段就对每件专利的必要性进行逐一判断。

中国在司法解释里也确立了标准必要专利声明对标准必要专利持有人的重要意义。《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十四条第一款规定:“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的,人民法院一般不予支持。”该条款中,“明示”的含义主要是指通过适当渠道让公众周知。标准必要专利权人在标准组织进行声明就是常用的一种“明示”形式,它可以适用上述条款以保护专利权人的正当权利,比如发起侵权诉讼、寻求禁令救济等。同时,欧盟法院(CJEU)也认为,专利权人基于其声明,可以在侵权产品销售时,要求专利侵权人采取措施从分销渠道召回所有侵权产品,以及要求侵权人上交或销毁专利所覆盖的所有物品或资料,且这些行为不构成滥用市场支配地位的行为[7]。

 

再一方面,原告的诉讼主张以及双方的观点,也体现了不同公司对标准专利许可的不同认识,相应的内容也值得整理和分析。

//常见的几种标准必要专利声明的统计方法//实践中,蜂窝技术领域的标准必要专利评估方式,大多是基于ETSI声明的客观数据进行,其对外公开的统计方法包括:合并同族后的专利数目统计、经过评估后的专利数目统计等。(一)合并同族后的专利数目统计从ETSI网站下载客观的数据后,可以形成简单的专利数目统计,但由于声明数据中往往会涵盖部分重复或过期的专利,因此,对数据进行一定的清洗和校对、进行合并同族的专利处理,能够使得统计数据相对更准确一些。有些分析机构会进一步选取授权专利或某个国家的专利分布情况来进行比较研究,以此分析对应国家的大致的专利发展趋势和企业之间大致的实力对比情形。(二)进行专业评估后的专利数目统计由于标准组织不对标准必要专利的声明进行检索和必要性检查,因此在真正的司法实践中,需要将该授权专利与标准进行比对。当然,这并不意味着要对每一件专利进行逐一评估,我们可以结合应用场景和分析目标来确定评估的详略程度。比如,通过合理抽检,选取合并同族后已经授权的专利进行专家评估,这种方式虽然非常耗时耗财,但也在目前的案例中得到采用。有时,司法实践中也会采取简易的方式进行专利评估,比如先对小样本进行评估,计算出每个公司的过度声明比率,最后得到所有的标准必要专利数目。这种方式容易操作,但需要评估者把握好小样本的数据范围,保证其能够较为准确地映射到所有专利。

另外,评估者也要注意其理论数据能否在不同的代际之间进行直接套用,比如5G真正的标准必要专利数目,是否能够直接根据4G的过度声明比率来计算。我们注意到,尽管不同代际标准之间有一定的继承性,但其技术差异更加不容忽视。比如,5G采取了新型编码技术polar码、大规模天线mMIMO、新型多址、短时延接入、超级上行等不同的关键技术和网络架构;同时,各个公司在不同的代际研发中,对创新研究的投入也发生了重要的变化,例如北电在3G时期拥有大量专利,但4G时期其专利实力就明显下降,直至公司倒闭。因此,评估者在不同代际之间套用标准必要专利比率时,必须秉持十分慎重的态度。

//小结//标准的制定需要长期持续的研发投入。标准中引入专利的目的,一方面在于保护专利权人的合法利益,保障其将先进适用的技术纳入标准的积极性,另一方面也在于保障标准使用者的合理利益,提高标准实施的效率,进而保护公众利益。 我们要客观看待标准必要专利的产出过程:声明的标准必要专利数随着标准或专利状态的变化而有所变化是非常正常的,经评估的标准必要专利数,已成为行业和司法实践用于测算标准必要专利实力的指标之一;同时,提案数等一些其他指标也可供参考。标准参与者在不同标准或同一标准的不同代际上的标准专利实力,也是动态变化的:一般而言,参与者的技术投入和贡献越多,其标准专利实力就越强;技术投入和贡献越少,实力就会越弱。如今,中国力量已经成为5G技术创新的引领者,中国5G标准必要专利的实力增长,也与近年来中国重视技术创新和研究有很大的关系。注释:1.ETSI IPR Policy Annex 6- Appendix A,Ex.223 at 9-10.尽管在该表格中,允许声明人和/或其关联公司做出“不准备作出上述知识产权许可声明”的承诺,即拒绝FRAND的承诺,但按照ETSI政策中“8 Non-availability of Licences”的相关规定,拒绝许可的技术往往很难纳入到最终的标准中。2.TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 2017 U.S. Dist. LEXIS 214003 ,p12,原文为:These statements are important because (1) they were made prior to, or around,the time the respective standards were being set, such that they reflect the ex ante expectations of what a reasonable aggregate royalty burden should be before the standard was adopted andmanufacturers are locked-in; and (2) they were made at a time when Ericsson was both a licensor and licensee with respect to SEPs that read on handsets, and thus Ericson had an incentive to strike a reasonable balance. (Leonard Decl. ?? 77, 78.) These statements were thus intended to provide insight and incentives to encourage other companies to invest in the standard. (Brismark RebuttalDecl. ? 12.)3.ITU-T/ITU-R/ISO/IEC专利实施指南。4.UP诉华为案件,P19:“Whether a declarant is an ETSI member or not does not matter in that undertaking. ”5.ETSI指南指出,其成员被赋予的“权利”之一是,“获得满足FRAND原则的专利许可”。(Id. ?? 23-31 (emphasis supplied); ETSI Guide on IPR § 1.4, Ex. 224 at 4. )6.UP与华为在英国诉讼,Case No: HP-2014-000005,p47,“201. The over declaration problem is the following...and if reasonable royalty rates can be agreed without determining essentiality forcertain, it is a disproportionate task.”

7.UP与华为在英国诉讼,Case No: HP-2014-000005,p149,“739 However it is also notable that paragraph 71 is expressed in clear terms as a statement that the SEP owner does not abuse itsdominant position if it complies with what is stated. ”


来源:中国知识产权杂志总第154期OPPO v Sharp:中国法院对标准专利全球许可纠纷的裁判【独家策划】标准必要专利声明是什么(图4)
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因此,笔者将从以下两个角度,分两篇文章对这起案件进行梳理:

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OPPO v Sharp:中国法院对标准专利全球许可纠纷的裁判【独家策划】标准必要专利声明是什么(图5)

1. 中国法院的裁判思路和观点

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OPPO v Sharp:中国法院对标准专利全球许可纠纷的裁判【独家策划】标准必要专利声明是什么(图6)

2. 当事双方的各自主张

本篇文章主要探讨中国法院的裁判思路和观点。

第二十一期:数字经济时代,数据信息立法你关注什么?

01.案件概览

根据公开的裁判文书,OPPO的诉讼请求包括下以下三点:

第二十期:艺术品抄袭的界限在哪里?

◆ 确认Sharp在谈判中的行为,包括单方面发起诉讼的行为,违反FRAND义务;

第十九期:AI+IP,未来已来!

第十八期:嫡庶之争—故宫衍生品的宫斗风

◆ 确定Sharp相关专利组合的全球许可条件,涉及法院确定全球费率;

第十七期:该是谁的稻香村?

OPPO v Sharp:中国法院对标准专利全球许可纠纷的裁判【独家策划】标准必要专利声明是什么(图7)

◆ 要求Sharp赔偿违反FRAND义务而给OPPO造成的损失。

深圳中院作为一审、最高法院作为二审,在管辖权异议程序中,对本案的相关内容作出了裁判。

OPPO v Sharp:中国法院对标准专利全球许可纠纷的裁判【独家策划】标准必要专利声明是什么(图8)

围绕OPPO提出的诉讼请求,中国法院对以下两方面问题进行了认定:其一,对全球标准专利组合许可费的管辖权问题。其二,在不涉及专利权侵权和请求禁令的情况下,是否违反FRAND原则的确认之诉。

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其中,最高法院关于中国法院可以裁判全球专利组合许可条件的观点引起了广泛关注;同时,法院还支持了OPPO请求裁判Sharp谈判行为违反FRAND原则的诉求。相对于裁判费率,此类的请求在此之前应该并未在中国法院的案件中出现过。

可以说,在这个案件中,中国法院对标准专利许可纠纷的裁判展现了相对积极的司法态度。

02.关于全球许可费的中国裁判

全球专利组合通常包含依据多个不同国家法律而获得授权的专利。英国法院曾率先在案件中对全球许可费作出过裁判,事后引来了不少当事人主动去英国请求裁判全球费率。

反对观点认为,由一国法院对整个专利组合作出裁判,超出了该国法律的管辖范围。即使存有争议,此类诉求的存在和当事人的行为就说明其具有一定的现实意义。

这一次,中国最高法院在OPPO与Sharp案件中的裁判,也在不同层级上都表明了中国法院的态度:裁判全球许可费在中国是可诉、可管辖的。

尽管这是最高法院对请求裁判全球许可条件的案件首次作出裁判,但是,案件的初步结论并不令人意外。在此之前,中国的不同法院和各种学术讨论已经对类似问题作出过论证,即依据中国的法律规定,是可以对此类问题进行裁判的。

在OPPO的这一案件中,最高法院认为,双方的谈判包含了全球的许可条件,曾在中国进行过谈判,专利组合中的大部分专利也为中国专利,并且实施者的实施地和收入来源也主要在中国,在中国具有可供执行的财产,由此认为中国法院可对全球费率进行裁判。

在一审阶段,深圳中院也给出了相似的论证,并认为中国是具有最密切联系的地区。同时,还认为“裁判全球费率有助于整体效率提升,可以从本质上解决原、被告之间的纠纷,有效避免双方当事人在不同国家多次诉讼,也更符合FRAND原则的本意”。

以上关于全球许可费的论述,在更早之前的案件中也有所体现。

在武汉中院受理的小米与InterDigital案件,也曾涉及到关于裁判全球许可费的请求。武汉中院在禁诉令的裁定中认为,在双方谈判陷入僵局后,请求法院裁判许可条件,符合FRAND原则的初衷,而且小米公司注册、研发和专利实施地都在中国,法院因此获得了管辖权。

从这两起案件中不难看出,中国法院对于裁判全球费率的态度是开放的。

03.关于确认违反FRAND原则的中国裁判

许可费是双方谈判的目的,但在谈判过程中,仍需通过具体的行为,真诚善意的促进谈判。除了请求法院确定许可费, OPPO还提出确认Sharp的行为违反FRAND义务并获得赔偿的诉求。正如上面所提及,此类的诉求应该在之前的案件中未出现过。

在提起许可费诉讼时,双方并未达成有效的许可合同,FRAND原则基本是对双方的唯一可约束。在本文看来,如何界定起诉时双方之间的法律关系,如何理解FRAND原则,与请求确认违反FRADN原则的诉讼存在一定的关系。

关于该问题的答案,全球范围内不同国家的法院具有不同的理解。例如,美国法院将双方看作一种合同关系,当事主体也可向法院提出FRAND违约之诉。中国法院此前并未对类似问题作出相对清晰的认定。

在三星起诉爱立信请求确定全球许可费率的案件中,武汉中院曾表示,当时的案件属于涉外知识产权合同纠纷类案件。但是,该认定并不清晰。

此次,在OPPO与Sharp的案件中,两审法院对于此类案件的性质作出了基本相同的认定:深圳中院认为,该类案件既非典型合同纠纷又非典型侵权纠纷。最高院也基本认同该认定,并将其视为“一种相对更具有合同性质的特殊类型纠纷”,兼具合同纠纷和专利侵权纠纷的特点。

在上述的认定之下,深圳中院,在裁定书中,将违反FRAND原则的谈判行为定义为缔约过失责任。

一审裁定认为,在达成许可之前,权利人因FRAND声明而具有了先合同义务,谈判双方之间具有特殊信赖关系,当标准必要专利权人违反FRAND/RAND原则和诚实信用原则,给标准必要专利实施者造成经济损失时,原告可以请求其承担缔约过失责任。

在管辖权异议程序的二审阶段,Sharp并未就此点提出针对性的上诉意见。最高法院也就没有给出相应的论述。

由此,在未提出专利侵权的情况下,独立请求确认法院裁判谈判行为违反FRAND义务的主张,好像也具有了可诉性。

04.对法院裁判的总结

裁判全球费率是具有合理性的。毕竟,在实践中,全球许可通常才是双方谈判的最终目的。剩下的问题,就是由哪个机构去裁判。

既然中国的法律并不禁止,中国法院也认为可以裁判,至少为当事人提供了一种选择。

OPPO发起该案时还是2020年。在2021年1月新实施的《民事案件案由规定》中,已经将“标准必要专利使用费纠纷”作为独立的案由列出了。由法院裁判标准专利的许可费,不管是属于本国的专利组合,还是全球专利组合,从是否可裁判的逻辑上并无实质差别。

毕竟在请求裁判的时刻,双方都还未达成合同,而最终的合同也只是在考虑一系列商业因素后的如何确定对价的问题,既然是裁判许可条件,就无需在案件中对哪个专利可能构成侵权进行独立的判断。

从商业角度来看,裁判全球费率应该是具有合理性的。

在这个案件里,法院还认定,对确认违反FRAND原则的行为可提出诉讼。毕竟,除了钱的问题之外,谈判行为是否符合FRAND,体现的是一家公司是否在以诚实信用的态度在谈判。在本案中关于此类的诉求裁判意见,肯定也会为其他公司提供相应的参考。

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:潘俊林 企业知产观察

编辑:IPRdaily王颖 校对:IPRdaily纵横君