发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图1)


 作者:   
李骏中国贸促会专利商标事务所

摘要:


发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图2)

同日申请发明和实用新型专利是目前实践中常见的一种专利申请策略,申请人可以同时享受实用新型的专利授权快、审查周期短以及发明的保护期限长、专利权稳定的优点。由于同日申请涉及诸多法律法规,申请人稍不注意就会出错,严重时甚至导致专利权丧失。笔者列举了同日申请中常见的失误情形,结合一个实际案例分析了操作失误的同日申请被误授权后在无效程序中的处理方式,并且最后对同日申请的修改策略提出建议。

发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图3)- 2020年第  241  篇文章 -

技术方案是一件发明或者实用新型专利申请的核心,而技术方案则是通过该项专利的说明书来记载的。

说明书承担着将专利“充分公开”的重要作用,它应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,并以所属技术领域技术人员能够实现为基本准则。

一、说明书对权利要求书的形式支持

《专利审查指南》规定,说明书中记载的技术方案应当与权利要求所限定的相应技术方案表述一致。

关键词:同日申请  同样的发明创造  无效

一般情况下,说明书技术方案部分首先应当写明独立权利要求的技术方案,其用语应当与独立权利要求的用语相应或者相同。权利要求中使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致。这是说明书对权利要求书的形式支持。

一、引言

发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图4)

同一申请人同日就同样的发明创造既申请发明专利又申请实用新型专利(以下简称“同日申请”),是目前常见的一种专利申请策略。对此,专利法第九条第一款做出如下规定:同样的发明创造只能授予一项专利权。但同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

但是,说明书和权利要求存在一致性的表述,并不意味着权利要求必然得到说明书的支持。只有当所属技术领域的技术人员能够从说明书公开的内容中得到或概括得出该项权利要求所要求保护的技术方案时,记载该技术方案的权利要求才被认为得到了说明书的支持。

二、说明书对权利要求书的实质支持

《专利法》第26条规定,“权利要求书应当以说明书为依据”,指的是权利要求应当得到说明书的支持,且权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案都不得超出说明书公开的范围。

通过同日申请,申请人能同时享受实用新型的专利授权快、审查周期短以及发明的专利保护期长、专利权稳定的优点。此外,相较于实用新型和发明的单独申请,同日申请还具有以下优点:

1.延长同一发明创造的实际保护期限

在同日申请中,申请人可以放弃先获得的实用新型专利权而基于同一发明创造取得一项发明专利权,由此将同一发明创造的保护期限的起始日保留于实用新型的授权公告日并且将其届满日延长至申请日之后的二十年,即,取实用新型的保护期限和发明的保护期限的“并集”,从而延长了同一发明创造的实际专利保护期限。

对于用“上位概念”或“并列选择”方式概括的权利要求,这种概括应当得到说明书的支持。

2.申请人可不必急于发明专利申请授权

在审查意见通知书中,有时会出现一些难处理或不合理的审查意见,例如审查员对专利申请或对比文件的技术方案理解有误,又如审查员基于“后见之明”的思维而否定专利申请的创造性。如果基于同一发明创造已获得一项实用新型专利权,申请人就不必急于发明的授权,申请人可以充分利用发明专利申请的审查程序中的答复期限和答辩机会,以谋求最佳的专利保护范围。

举例来说,对于“利用太赫兹电磁波识别物质的方法”这样一个概括较宽的权利要求,如果说明书中只给出“用太赫兹电磁波识别金属和几种有机物”的实施方式,而对识别其他物质的方法未作说明,而且所属技术领域的技术人员也难以合理预测或评价太赫兹电磁波识别其他物质的效果,则该权利要求即被认为未得到说明书的支持。

3.申请人可对要保护的技术方案作出更灵活的安排

在发明专利申请的审查程序中,申请人可以修改权利要求,使发明的保护范围与同日申请的实用新型专利的保护范围有所区别,在这种情况下就不存在重复授权的问题,申请人可以同时获得一项实用新型专利和一项发明专利。

如果权利要求书想要保护的范围过大,而概括得出的权利要求中有部分内容未得到说明书支持,就可能导致整个权利要求无效。

按《专利审查指南》规定,当权利要求书有部分内容未得到说明书支持时,专利审查员应当要求专利申请人补充和修改权利要求。但在目前的审查实践中,审查员通常更关注“三性”,即新颖性、创造性、实用性,而忽视说明书对权利要求支持上的瑕疵。这就导致对该专利的救济只可能在之后的复审无效阶段进行,而此时的专利申请人对专利已不再有修改权限,这意味着专利申请可能会面临全案无效的严重后果。

二、同日申请发明和实用新型专利的注意要点

三、说明书与权利要求书的相互补充

《专利法》第33条规定,“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。”

发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图4)

同日申请具有上述诸多优势的同时,由于其涉及复杂的审查流程并且关联诸多的法律法规,在同日申请的流程和实体工作方面也存在诸多陷阱,申请人稍不注意,非但无法享受同日申请带来的优势,反而有丧失专利权的风险。

申请人欲实现同一发明创造由实用新型专利权向发明专利权的完美过渡,在实践中尤其应避免以下几种操作失误:

1.申请人在同日申请时未分别对两件申请做出同日申请声明

尽管专利法第九条并未明确规定申请人在提出同日申请时需做出同日申请声明,但专利法实施细则第四十一条第二款对此做出了规定:“同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”。

2. 在发明专利申请尚未授权之前转让专利申请/专利权

发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的进入实质审查阶段通知书之日起三个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后,可在指定期限内,采用提交《补正书》的方式,针对通知书指出的缺陷对专利申请进行修改。但不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对审查意见通知书指出的缺陷进行的修改,都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

因此,当要求保护的技术方案的全部或部分内容在原始申请的权利要求书中记载而在说明书中没有记载时,允许申请人将其补入说明书;当经修改后的权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书中时,允许对权利要求书做出增加或变更技术特征等修改。权利要求书和说明书之间可互为补充、相互支持。 

尽管在提交时两件专利申请的申请人为相同的,满足了专利法第九条第一款关于“同一申请人”的形式要求,但是在将其中一件专利申请/专利转让之后或者在将两件专利申请/专利分别转让给不同人之后,发明专利申请的申请人没有资格放弃已属于受让人的实用新型专利权,此时这两件专利申请/专利实质上相当于不同申请人在同日提交的同样的发明创造。



从上述分析可以看到,权利要求书和说明书之间的对应和配套关系十分重要。专利申请人在准备申请文件时,必须要高度重视。主要体现在以下几个方面:

(一)在形式上体现说明书对权利要求书的支持;

3. 在发明专利申请尚未授权之前实用新型专利申请/实用新型专利权终止

(二)在实质上体现说明书对权利要求书的支持;

(三)注意专业化地处理权利要求书中技术特征的用词用语、表述方式、保护范围和逻辑层次。

专利法第九条第一款的前一句“同样的发明创造只能授予一项专利权”是一个总体原则,而后一句则专门规定了在该总体原则之下的唯一的例外情况。为了保护社会公众的信赖利益,专利法第九条第一款特别将“先获得的实用新型专利权尚未终止”设定为通过放弃已授予的实用新型专利权来获得发明专利权的前提条件之一。

相反的,除了专利申请人充分利用权利要求书和说明书的配合来保护自身权益外,在专利侵权诉讼法律实践中,专利侵权方也应当对说明书给予足够的重视。因为没有说明书支持的权利要求,即便写得再好,也可被认定无效。当事人可以通过对专利说明书的细致解读,尝试从中寻找到突破口,以在诉讼中取得优势。

作者介绍

发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图6)

张婧怡  律师

4. 在放弃实用新型专利权的书面声明中勾选错误的放弃理由

“放弃专利权声明”的内容栏的放弃理由包括:(1)根据专利法第44条第1款第2项的规定声明放弃专利权;以及(2)根据专利法第9条第1款的规定声明放弃专利权。当申请人希望通过放弃先获得的实用新型专利权来获得发明专利权时,正确的放弃理由为依据专利法第9条第1款的规定放弃实用新型专利权,此时,放弃的实用新型专利权自发明专利权的授权公告日起终止。但如果专利权人错误勾选了“专利法第44条第1款第2项”,则实用新型专利所保护的发明创造自“放弃专利权声明”的手续合格通知书发文日起终止。倘若在发明授予专利权时实用新型专利权已提前终止,该同日申请不再满足专利法第九条规定的放弃先获得且尚未终止的实用新型专利权以获得发明专利权的前提条件。

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若同日申请出现至少一项上面列举的“操作失误”,则该同日申请不再属于专利法第九条规定的通过放弃先获得且尚未终止的实用新型专利权以获得发明专利权的例外情形。在实用新型专利申请已授权的情况下,在发明专利申请的审查程序中对发明专利申请的处理方式应参考《审查指南》第二部分第三章第6.2.2节关于“对一件专利申请和一项专利权的处理”的规定:“同一申请人同日就同样的发明创造提出两件专利申请,其中一件专利申请已经被授予专利权,而尚未授权的专利申请也符合授予专利权的其他条件的,应当通知申请人进行修改。申请人期满不答复的,其申请被视为撤回。经申请人修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的,应当驳回其专利申请”。

zhangjingyi@ricc.com.cn

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上述规定仅适用于实用新型专利的专利权人与发明专利申请的申请人相同的情况,对于两者不同的情形,《审查指南》并未做出具体规定。倘若实用新型已经授权,此时要求发明专利申请的申请人修改权利要求,否则就驳回发明专利申请,这对发明的申请人是很不公平的。考虑到这一点,《专利审查操作规程》第三章第4.3.2.2节给出如下处理建议:发明专利申请与实用新型专利的申请日相同时,如果有证据表明发明申请的申请人与实用新型专利的专利权人的不同是因变更所致,则对该发明申请发出审查意见通知书,要求该发明申请的申请人与实用新型专利的专利权人进行协商,协商不成,驳回该申请。

本***的信息仅作一般性参考,

不应视为针对特定事务的法律意见或依据。

联系作者/合作联络: bd@ricc.com.cn

三、在无效程序中对于同样的发明创造的处理

发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图7)

发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图4)

理论上,如果同日申请涉及上述“操作失误”,在实用新型已授权的情况下,申请人应当修改发明专利申请的权利要求,否则该发明专利申请将由于不符合重复授权的规定而被驳回。然而,在实践中,由于审查员的疏忽,也可能会出现将与已授权的实用新型专利具有相同保护范围的发明专利申请误授权的情况。

下面结合一个实际案例阐述这种错误授权的同日申请在无效程序中的处理方式。为了便于理解和阅读,笔者在此将案情略作改编和简化。另外,除了特别说明的细节之外,该案例满足同日申请的其它要求。

【案例介绍】

Z公司于2011年8月4日向国家知识产权局提交了一项发明和实用新型的同日申请,并且分别就发明和实用新型做出了同日申请声明。实用新型于2012年5月9日获得授权,后因未在期限内缴纳或缴足年费而终止,终止日期为2013年8月4日。发明专利申请于2016年5月11日获得授权,且授权的发明专利与实用新型专利具有完全相同的权利要求书。P公司于2017年8月3日向专利复审委员会提出无效宣告请求,以Z公司的发明专利不符合专利法第九条第一款的规定为由,请求宣告发明专利权无效。

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发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图9)

【无效决定】

合议组认为,Z公司的发明专利权与同日提交申请的先授权的实用新型专利权具有相同的专利保护范围,属于重复授权,不符合专利法第九条第一款的规定,因此宣告发明专利全部无效。

【法理分析】

专利法第九条第一款的前一句是一个总体原则,而后一句则专门规定了在该总体原则之下的唯一的例外情况,其中“在先获得的实用新型专利权尚未终止”又是该例外情况成立的前提条件之一。在此,“专利权终止”是指由于专利权保护期已经届满或者由于其它原因导致该专利不再受到保护,专利权终止包括由于专利权期满的终止、由于专利权人书面声明放弃的终止(主动放弃)和由于专利权人没有按照规定缴纳或缴足年费的终止(被动放弃)。

在本案例中,Z公司的实用新型专利权因未在期限内缴纳或缴足年费而在发明专利授权前终止,发明和实用新型不再符合专利法第九条第一款规定的“同日申请”的例外情形,在此应当按照同样的发明创造在无效程序中的处理方式进行处理。

在审查指南第四部分第七章第2.1节,对“无效宣告程序中对于同样的发明创造的处理”进行了详细介绍。在此明确规定了,针对由同一专利权人在同日申请的两项专利权,无效请求人基于专利法第九条第一款的规定请求对先授权的专利权宣告无效的,合议组应维持该专利权有效;针对由同一专利权人在同日申请的两项专利权,无效请求人基于专利法第九条第一款的规定请求对后授权的专利权宣布无效的,合议组经审查后认为构成同样的发明创造的,应当宣告该授权在后的专利权无效。

在本案例中,无效请求人P公司基于专利法第九条第一款仅请求宣告授权在后的发明专利权无效,因此,Z公司的发明专利权应被无效。

【原因思考】

在该案例中,之所以属于同样的发明创造的发明和实用新型均能够获得授权,除了由于Z公司自身的操作失误之外,发明专利申请的审查员也应负有相应责任。倘若审查员在实审程序中已注意到同日申请的问题并及时指出发明专利申请不符合专利法第九条第一款的规定,则Z公司只能通过修改发明专利申请的权利要求使发明的保护范围区别于实用新型,以获得发明专利权。

四、同日申请在实审程序中的修改策略及在无效程序中的风险分析

发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图4)

1. 实质审查程序中对重复授权的审查标准

在同日申请中,无论为了克服上述“操作失误”,还是为了多获得一项授权专利,申请人若想继实用新型专利权之后再获得一项发明专利权,均需对发明申请进行修改以使发明的专利保护范围区别于在先授权的实用新型。

在重复授权的实质审查程序中,审查员目前普遍采用较严格的完全相同法,即,只要发明和实用新型的权利要求的内容有所区别,该发明和实用新型就不被认为是“同样的发明创造”,也不构成重复授权。因此,为了寻求尽可能大的保护范围,申请人在修改发明专利申请时倾向于尽可能小地对权利要求进一步限定。

在修改时,申请人一般不会选择将一项或多项从属权利要求的全部或部分技术特征加入独立权利要求中。一方面,这种修改方式通常会对独立权利要求的保护范围产生较大的实质性限定作用。另一方面,这种修改方式可能仍无法从根本上避免重复授权,因为只要一件专利的其中一项权利要求与另一件专利的某一项权利要求具有相同的保护范围,这两件专利仍属于同样的发明创造。

在实践中常见的做法是,从说明书中寻找一个在权利要求书中未出现过的技术特征补入独立权利要求中。该技术特征对权利要求的限定作用应尽可能小,只要实现发明与实用新型的对应权利要求在表述上不完全相同即可。

尽管上述修改方式可能会被实审阶段的审查员接受而获得发明专利授权,但在后续的无效诉讼的程序中,该发明专利权的稳定性是存在风险的。

2. 无效和诉讼程序中对重复授权的审查标准

在无效和诉讼程序中对权利要求的内容是否相同进行判断时,解释权利要求的标准相比于实审程序中有所不同。在无效和诉讼程序中更关注于由权利要求内容所限定的技术方案对现有技术的贡献是否实质相同。

例如,在(2019)京行终1802号判决书中,北京高级人民法院认为:“同样的发明创造”,指的是在两件或两件以上发明或实用新型专利申请中存在保护范围相同的权利要求。该规定的本意是避免重复授权,防止对多个技术贡献相同的发明创造同时授予专利权,造成不必要的社会资源的浪费。如果两项或多项专利申请权利要求的文字表述或技术特征存在些许差异,但是这些差异并没有对技术方案的实质产生任何影响,既未解决新的技术问题也没有影响发明创造的实际技术效果,则可以判定上述两项或多项专利申请具有同样的发明创造的实质技术方案,从而也属于同样的发明创造。

3. 同日申请的修改策略在无效程序中的风险分析

考虑到在实用新型和发明的同日申请中,实用新型和发明的重复授权有时是由于审查员疏忽或审查尺度不规范造成的,为了更充分地保障专利权人的利益,对应于专利法第九条第一款的但书部分,《审查指南》针对实用新型和发明的同日申请在无效宣告程序中的处理做出了如下特别规定:“如果两项专利权为同一专利权人在同一申请日申请的一项实用新型专利权和一项发明专利权,专利权人在申请时分别做出过同日申请说明,且发明专利权授予时实用新型专利权尚未终止,在此情况下,专利权人可以通过放弃先授权的实用新型专利权以保留被请求宣告无效的后授权的发明专利权”。

根据该特别规定,对于同日申请实用新型和发明的情形,即使无效请求人基于专利法第九条第一款只请求宣告授权在后的发明专利权无效且理由成立,也并不必然导致发明专利权被无效。如果在发明授权时满足“申请人声明放弃已经授权的实用新型专利权以获得发明专利权”的全部条件,在无效程序中专利权人仍可以选择放弃实用新型专利权而保留被请求宣告无效的在后授权的发明专利权。

然而,在发明授权时不满足“申请人声明放弃已经授权的实用新型专利以获得发明专利权”的全部条件,例如出现前面提到的同日申请“操作失误”情形之一,则专利权人不可以选择放弃授权在前的实用新型专利以保留被请求宣告无效的在后授权的发明专利。

以前述案件为例,Z公司的实用新型专利权在发明授权前已经提前终止,即,在发明授权时不满足“申请人声明放弃已经授权的实用新型专利以获得发明专利权”的条件,即使Z公司在发明专利申请的实审程序中进行了修改,若合议组认定发明专利的保护范围实质上与先授权的实用新型专利的保护范围一致,Z公司的发明专利仍将被宣布无效。

五、总结

发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图4)

在发明专利申请的实审程序中,申请人在通过修改同日申请的专利文件以克服重复授权的问题时应根据具体情况采取不同的策略。

例如在发明授权时满足“申请人声明放弃已经授权的实用新型专利以获得发明专利权”的条件时,申请人可追求对保护范围限定最小化,因为在这种情况下即使后续的无效程序中认定发明专利权与实用新型专利权的保护范围实质相同,专利权人仍可选择放弃先授权的实用新型专利权而保留被请求宣告无效的在后授权的发明专利权。

倘若在发明授权时已不满足“申请人声明放弃已经授权的实用新型专利以获得发明专利权”的条件,即,出现任何一种在上文列举的“操作失误”,申请人在修改发明专利申请时应尽量保证对保护范围产生实质性限定作用,以免在后续的无效程序中丧失发明专利权。

参考文献:

1. 国家知识产权局.审查指南(2010)[M].

2. 国家知识产权局.专利审查操作规程-实审分册(2011)[M].

3. 陈腊梅, 俞可嘉. 同日申请放弃实用新型专利权误区剖析及建议[J],专利代理, 2018(04).

4. 柴宝玲. 同日申请发明和实用新型的若干情形及处理方法[J].楚天法治, 2019(30).

5. 宋洁, 王晓峰. 关于禁止重复授权的问题和建议[J]. 中国发明与专利, 2012(9).

6. 智科光光电深圳有限公司与国家知识产权局专利复审委员会其他一审行政判决书, (2018)京73行初3561号.

7. 贵州瑞和制药有限公司龙里药厂与国家知识产权局专利复审委员会二审行政判决书, (2019)京行终1802号.

发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图12)

发明与实用新型专利同日申请的注意要点以及实审阶段修改在无效程序中的风险分析专利《说明书》在支持权利要求中的重要性丨专利实务研究(四)(图13)
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