国家知识产权局今天(28日)会同14个省(市)知识产权局召开行政指导会,进一步规范不以保护创新为目的的非正常专利申请代理行为,74家专利代理机构参加。

专利侵权中的使用行为的赔偿额计算问题国家知识产权局:打击不以保护创新为目的的专利申请代理行为(图1)

国家知识产权局介绍,当前,知识产权工作在国家经济社会发展大局中的作用更加凸显,我国也正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变,知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变。进一步提升专利质量,对于激励和保护创新、促进知识产权高质量发展具有重要作用。不以保护创新为目的的非正常专利申请及其代理行为,扰乱行政管理秩序、损害公共利益、妨碍企业创新、浪费公共资源、破坏专利制度,必须予以坚决遏制。一些专利代理机构对此认识不够、重视不足,代理了一定数量的不以保护创新为目的的非正常专利申请。

国家知识产权局于今年初通报了一批非正常专利申请,其中通过代理机构提交的占比较高,涉及代理机构1400余家。一些机构对于代理非正常专利申请的危害认识不足,整改不够到位,自查不够认真、全面。此次行政指导会按照国家知识产权局关于深入开展“蓝天”专项整治行动及有关规范专利申请行为的工作部署,全面介绍了规范不以保护创新为目的的非正常专利申请及其代理行为相关法规政策,通报了代理此类专利申请以及人均代理量过高等相关数据和整改情况,分析了典型的警示案例。

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第1236期  编号:HDFYZSCQ20191236

单位|恒都知识产权法律中心

作者|专利(侵权)专业组 陈涛

会议要求各代理机构要进一步提高认识,迅速开展三期整改:

编者|恒都微信运营团队

专利法第十一条中规定的侵犯专利权的行为有且仅有五种,分别是制造、使用、销售、许诺销售和进口行为,在满足其它侵犯专利权要件的前提下,上述五种行为均能够独立构成专利侵权。通常来说,制造和进口行为是专利侵权产品产生的源头,销售和许诺销售行为则是造成专利权人损失的原因,因此后两种行为往往是专利权人打击的重点。而使用行为的使用者则通常是终端的消费者,大部分情况下不具备以生产经营为目的的条件,并且与专利权人也不具有竞争关系,通常容易被忽略。但是实际上,使用行为构成专利侵权的情况也频频发生,而且很多时候需要承担的侵权责任也相当大,因此本文主要谈一谈使用行为引起的专利侵权。

首期整改在一周内完成,对照《专利法》《专利代理条例》《专利代理管理办法》《关于规范申请专利行为的办法》等,全面排查本机构存在的违法违规和不规范代理问题,制定有针对性的整改措施,签署《诚信合规经营承诺书》。

中期整改在一个月内完成,对本机构代理的在审专利申请再次进行全面、深入的自查,对于确属不以保护创新为目的的非正常专利申请,积极协调、配合申请人尽快撤回。

末期整改在三个月内完成,要求各代理机构建立健全内部质量管控等制度,加强对非正常专利申请的监控和管理,树立高质量发展导向,全面规范自身代理行为。

会议要求各省(市)知识产权局要按照“蓝天”专项整治行动有关要求,对相关代理机构整改情况进行跟踪检查,整改期后再发现大量代理此类专利申请的,依法从严从重处罚。要加强对本省其他专利代理机构的指导和监督,落实打击非正常专利申请各项要求,充分发挥专业型服务机构作用,促进提升专利质量,共同推进行业高质量发展,为全面加强知识产权保护和建设知识产权强国提供有力支撑。(总台央视记者 王婧)

(编辑 隋博宇)

 

一、什么是专利法意义上的使用专利产品

专利法中规定的使用侵权行为只针对发明和实用新型专利,不包括外观设计专利。发明专利和实用新型专利又分为方法专利和产品专利。针对产品专利,使用专利产品,也即是让覆盖了权利要求中所记载的技术方案全部技术特征的专利产品的技术功能和效果得到了应用和实现,一般不局限于说明书中指明的产品用途,除非权利要求中明确记载了该用途。针对方法专利,使用专利方法则是指权利要求记载的专利方法技术方案的每一个步骤、条件均被实现的全过程。

常见的使用专利侵权产品的行为有以下几种:

1. 将专利产品作为零部件或者中间产品制造另一产品的行为;

2. 针对部分专利产品本身就属于备用性质的情况,拥有、储存或保存专利侵权产品的行为,例如将灭火器放置在大楼的某些位置的行为;

3. 利用专利产品作为生产设备制造另一产品的。

二、使用专利侵权行为的法律责任

专利侵权责任属于民事责任,虽然民法和侵权责任法中规定了很多种侵权责任的形式,但是专利法作为专门法和下位法,其规定的专利侵权责任主要是停止侵权行为以及进行损害赔偿,司法实践中也通常只是判定侵权人承担上述两种责任。但是在司法实践中对于专利侵权行为中的使用行为,如果认定侵权成立,判定被告停止侵权行为通常并无太多争议,但是对于使用侵权行为的损害赔偿额,由于并没有太多的规定,因此更多是采用法定赔偿。

当然大部分情况下我们使用专利侵权产品都是不构成侵权的,因为构成侵犯专利权还需要满足其他要件,例如以生产经营为目的。比如,很多时候我们作为消费者使用产品,并非是以生产经营为目的。一个灯泡虽然是未经专利权人许可而制造出售的产品,我们作为消费者明知其实未经专利权人许可而制造售出的,但是仍然购买并将其安装在客厅中,虽然我们使用了专利侵权产品,但是,由于我们使用该灯泡并非是为生产经营为目的,因此也不会构成侵权。

同时,为了保护善意第三人的利益和维护社会经济秩序,专利法第七十条还规定,为生产经营目的,使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品能证明其产品合法来源的,不承担赔偿责任。并在《司法解释二》第二十五条中具体规定了不承担赔偿责的条件,为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

本条第一款所称不知道,是指实际不知道且不应该知道。

本条第一款所称合法来源,是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源,使用者、许诺销售这或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

由此可见,《司法解释二》中针对使用者不但规定了可以不承担赔偿的情形,还规定了可以继续使用的情形,但是使用者需要证明自己使用的专利侵权产品具有合法来源且支付了合理的对价。

三、结合具体案例来分析使用专利侵权产品的法律责任

在2017京民终第734号案件中,天津联力公司系专利名称为“放料装置”的专利权人,该“放料装置”是制造三乙基铝的关键设备,其起诉浙江福瑞德侵犯了其专利权,经过审理,一二审法院均认定浙江福瑞德公司使用了专利侵权产品,并判定福瑞德公司立即停止使用并销毁被控侵权产品,但是在认定损害赔偿数额上,其是根据被控侵权产品生产出来的三乙基铝的销售利润来进行判定的,也即根据原告生产的三乙基铝产品的单位利润乘以被告使用的专利侵权产品生产三乙基铝的产量乘以专利的技术贡献率作为计算赔偿数额的基础,最终认定880万赔偿。但其在判决书中仅仅只是认为是依据《使用法律问题规定》中20条规定的:专利法第六十五条规定的权利人因被侵权所受到的实际损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成的销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为专利权人因被侵权所受到的实际损失。但是该案由于在最高人民法院再审程序当中被认定为不构成侵权,因此关于赔偿额的计算最高人民法院也并未过多论述,但是最高人民法院在判决书中指出,虽然权1保护的产品可以用于三乙基铝的生产,但仅仅涉及其中的“放料”步骤。权1保护的既不是三乙基铝生产方法,也不能延及到实施该生产方法获得的最终产品三乙基铝。一二审判决并未以被诉侵权产品放料装置本身的市场价值为依据,而是基于福瑞德公司使用被诉侵权产品放料装置,经过包括“放料”在内的等多个工序后才生产得到的三乙基铝来确定本案赔偿数额,有所不当,应予纠正。

笔者认为这里存在的一个法律问题是,三乙基铝并非是专利侵权产品,其仅仅是专利侵权产品所生产制造出来的衍生产品,一二审判决这样的计算逻辑存在一定的错误,会使人认为其产品专利权的保护范围延及由专利产品制造出来的产品。但是,一二审法院的计算方法虽有不当,却也有可取之处——其计算的依据并非是专利权人的实际损失,而应当是侵权人使用专利侵权产品的获利。因为三乙基铝实际上是属于侵权人使用专利侵权产品生产出来的,因此销售三乙基铝的获利应当属于使用专利侵权产品行为的获利,这也符合对获利的预期。这样是否存在产品专利延及由其制造出来的产品的问题呢,笔者认为,这样计算的逻辑在于,专利权人在实际生产经营中本身就是采用放料装置进行生产三乙基铝的厂家,其获利的主要途径就是使用包括专利产品在内的设备生产三乙基铝进行销售,由于该专利侵权产品是一个生产三乙基铝过程中必不可少的专用设备之一,其使用该设备就必然使用了利用该设备生产三乙基铝的产品制造方法,而且使用该设备的主要目的就是为了生产三乙基铝,销售三乙基铝的获益是侵权方使用侵权产品行为导致的预期利益,必然也会对专利权人的预期获利产生影响。因此,对使用行为的获利可以参照产品制造方法专利中损失赔偿数额的计算策略,将三乙基铝类比成使用产品制造方法而直接制备得到的产品,并以其为基础计算侵权获利,而且该获利也是符合其获利的预期利益的。但是在其中需要注意的是专利产品的使用对于最终获利的技术贡献度的确定,只有合理确定技术贡献度才能使得该计算方法具有合理性。

在2017桂民终548号案件中,二审法院最终认定两被告建宁水务公司和林园局的使用行为属于侵害涉案发明专利权的侵权行为,但是由于其仅仅实施了使用侵权产品的行为,但其在购买时专利侵权产品时,专利侵权产品有相应的专利证书,两被告实际并不知道且不应当知道其购买使用的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,而且其能够提供相应的证据证明被诉专利侵权产品是通过合法的销售渠道购买的,因此其构成合法来源抗辩,不承担赔偿责任。同时由于建宁水务公司提供了已经履行相关付款义务的证据,证明其支付了合理的对价,因此,在不承担赔偿义务的同时,还可以继续使用。因此,最终二审法院判定确定建宁水务公司和林园局的使用行为构成侵权,但是由于具有合法来源且支付了合理对价,因此,可以不停止使用。

在2011新民三终字第26号案件中,原告岳麓公司作为涉案专利的独占实施许可人,起诉被告天元公司使用了专利侵权产品,且当侵权产品施工的项目仅仅完成一层时,岳麓公司就多次进行交涉令其停止使用专利侵权产品,天元公司均不理会,而且,天元公司也未能够提供专利侵权产品的合法来源证据。因此,最终法院认定天元公司的使用行为构成对原告专利权的侵权,并结合其侵权行为的性质和规模等多方面因素判定了一定数额的赔偿。

在2017新01民初517号案件中,原告安徽微风起诉北新桥公司使用了专利侵权产品,博盟公司销售了专利侵权产品,仪佳和公司制造了专利侵权产品,其中博盟公司和北新桥公司提供利了合法来源证据,因此不承担赔偿责任,但由于北新桥公司并未提供证据证明其支付了合理对价,因此虽然不承担赔偿责任,但是仍然需要停止使用侵权行为。最终法院判定北新桥公司立即停止使用专利侵权产品,但并不需要承担赔偿损失。

四、对企业的一点建议

企业在生产经营中,一定要注意不要侵犯他人的专利权。在不知道相关产品是未经专利权人许可的情况下,也要注意在购买销售及使用相关产品时,要通过正当合法的商业渠道进行购买,这样的话,即使该产品属于专利侵权产品,其也可以主张合法来源抗辩以便免于赔偿,同时保留好相关的付款证据。当然最好的做法是在购买时就应当与卖方约定好知识产权协定,约定该产品所涉及的任何知识产权纠纷的赔偿都应当由卖方承担。

注释:

1. 本文所称“专利侵权产品”是指未经专利权人许可而制造的落入权利要求保护范围的产品

2. 本文所称“《司法解释二》”是指最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)

专利侵权中的使用行为的赔偿额计算问题国家知识产权局:打击不以保护创新为目的的专利申请代理行为(图2)点击 "阅读原文" 可查看恒都微网站呦~

专利侵权中的使用行为的赔偿额计算问题国家知识产权局:打击不以保护创新为目的的专利申请代理行为(图3)

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