基于实务视角浅析实用新型专利的保护客体

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来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:张丰豪 中国贸促会专利商标事务所

原标题:基于实务视角浅析实用新型专利的保护客体

实用新型专利因其不需要经历实质审查、审查周期短、授权相对容易、花费较少却具有显著的实用价值而受到申请人的青睐。然而,与发明专利相比,实用新型专利保护的客体却受到一定的限制。在本文,笔者基于自身工作经验并结合部分案例对一些具有代表性的实用新型保护客体问题进行探讨和梳理,以期能够给读者带来些许帮助或启发。

引言

实用新型专利因其不需要经历实质审查、审查周期短、授权相对容易、花费较少却具有显著的实用价值而受到申请人的青睐。然而,与发明专利相比,实用新型专利保护的客体却受到一定的限制。《专利法》第2条第3款:“实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。《专利审查指南2021》(下文简称《专利审查指南》)在其第一部分第二章第6.1节中进一步明确指出:“实用新型专利只保护产品。所述产品应当是经过产业方法制造的,有确定形状、构造且占据一定空间的实体”,并且还指出:“一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体”。

在实务中,对于明显只涉及形状、构造或者其组合的产品(例如,具有确定形状、构造且占据一定空间的机械装置等),一般不存在保护客体上的争议。然而,随着科学技术的发展,出现了越来越多依赖于计算机程序来实现其部分或全部功能的产品、或者结合有机械结构和功能模块、方法特征、材料特征等类型的产品。此类产品是否属于实用新型专利的保护客体往往不那么容易判断,需要针对每个具体产品的具体特征基于《专利法》和《专利审查指南》的相应规定来进行具体分析。由于不同个体对《专利法》和《专利审查指南》的相关规定和每个产品的具体技术特征在理解上经常存在偏差,导致此类产品的保护客体问题在实务中存在很多争议,并因此增加了分析与判断的难度。在本文,笔者基于自身工作经验并结合部分案例对一些具有代表性的实用新型保护客体问题进行探讨和梳理,以期能够给读者带来些许帮助或启发。

1.涉及方法特征的实用新型保护客体问题

《专利审查指南》在其第一部分第二章第6.1节中明确指出:不属于实用新型专利保护客体的方法”包括产品的制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法、计算机程序以及将产品用于特定用途等”。特别地,《专利审查指南》指出:(1)权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造,但不得包含方法的步骤、工艺条件等;(2)如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对方法本身提出的改进,则不属于实用新型专利保护的客体。

1.1)关于“权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造,但不得包含方法的步骤、工艺条件等”

对于《专利审查指南》的该条规定,“使用已知方法的名称限定产品的形状、构造”通常较为容易理解,即:在权利要求中可以使用一些已知的方法名称(例如,焊接、铆接等)来限定产品的形状和构造。然而,如何理解“不得包含方法的步骤、工艺条件等”则可能存在争议。第一种观点认为基于该规定,权利要求中不能包含任何涉及方法步骤、工艺条件等的表述,即便这些方法步骤、工艺条件等属于公知的步骤、工艺条件也不行。第二种观点则认为“不得包含方法的步骤、工艺条件等”是针对“限定产品的形状、构造”的限定方式而言的,即:其强调是“不得以包含方法的步骤、工艺条件等来限定产品的形状、构造”,而不是规定实用新型的权利要求中不能出现方法的步骤、工艺条件等[1]。

对于上述争议,笔者认为第二种观点相较于第一种观点在理论上更具合理性。第二种观点的持有者认为[1]:《专利法》第2条第3款仅指明了实用新型所保护的是产品的形状、构造或其组合,而并未就权利要求中是否不能以方法的步骤、工艺条件等方法特征进行限制;《专利审查指南》中就实用新型保护客体的规定是基于《专利法》第2条第3款规定的细化解读,这种细化解读当然应在《专利法》规定的范围内而进行,而不应被解读为在《专利法》规定之外再对实用新型保护客体进行进一步的限制,笔者对此深表赞同。相反,如果基于第一种观点对《专利审查指南》的该条规定解读,那么相当于在《专利法》规定之外进一步限制了实用新型专利的保护客体范围。

在实务中,北京市高级人民法院(2018)京行终807号行政判决[2]支持了上述第二种观点。在该行政判决中涉案专利的权利要求7-8限定了如下技术特征:

“7. 如权利要求1所述的利用副产二氧化碳气体对煤锁进行充泄压的加煤系统,其特征在于,煤锁采用压力高于气化炉压力至少3bar的气体充压,充压时间为120~150秒。

8. 如权利要求1所述的利用副产二氧化碳气体对煤锁进行充泄压的加煤系统,其特征在于,煤锁的泄压分一次泄压和二次泄压两个阶段进行,一次泄压时间为180~240秒,二次泄压管线上设置抽射器,用低压氮气驱动,二次泄压时间为120~180秒”。

案件上诉人认为权利要求7-8指向了操作方法,不属于实用新型保护的客体。对于该问题,北京市高级人民法院认为:本专利的权利要求1是产品权利要求,尽管权利要求7-8中的附加技术特征含有对煤锁压力的具体参数和充压时间范围、或二次泄压的时间范围等工艺特征进行的限定,但其仍是产品权利要求,属于实用新型的保护客体。

由上述判决的结论来看,在解读《专利审查指南》中所规定的“但不得包含方法的步骤、工艺条件等”时遵循第二种观点更为合适,而如果遵循第一种观点“权利要求中不能包含任何涉及方法的步骤、工艺条件等表述”,那么将会缩小或限制实用新型的保护客体范围。

1.2)关于“如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对方法本身提出的改进,则不属于实用新型专利保护的客体

对于《专利审查指南》的该条规定,有一些观点认为此处对于“形状、构造特征”并未提及“改进”,因此其所针对的是如下场景,即:权利要求中的形状、构造特征并非是改进的特征,而存在改进的特征仅仅在于方法特征。在此基础上,这些观点的持有者认为该条规定仅仅是将那些以现有的产品特征为包装、但仅具有方法特征改进的方案排除于实用新型的保护客体之外[1]。换言之,这些观点的持有者认为,《专利审查指南》的该条规定仅排除了“结构上无改进、而仅对方法进行了改进”的技术方案,而那些“不仅对产品的结构进行了改进、同时也对方法进行了改进”的技术方案应当仍符合实用新型专利的保护客体。

对于上述观点,笔者持怀疑态度。在目前的实务中尚未发现支持该观点的案例,因此可以认为该观点至少在目前的实务中是不被接受的。换言之,在目前的实务中,不管权利要求中是否存在对产品的形状、构造或者其组合的改进,只要该权利要求中存在对方法的改进,则其通常被认为不属于实用新型专利的保护客体。

因此,至少在目前,实用新型的权利要求应尽量避免包含对方法进行改进的特征。而且,对于权利要求中存在的方法技术特征、或者可能会被认为是方法技术特征的特征,申请人在撰写和审查过程中可能还需要主动提供证据来证明这些技术特征属于公知常识或其可以通过已知方法实现。

包含方法特征的权利要求目前在涉及电学领域的产品、或者涉及利用控制或处理模块来解决相应技术问题的机械产品的实用新型专利中尤为常见。在此,笔者结合几个案例来粗浅地探讨此类产品在实务中的处理。

案例1涉及一种输液装置,其涉及使用一些操作参数对输液装置进行堵塞检测。

其独立权利要求1限定了:一种输液装置,所述输液装置包括:A机械部件;B机械部件;和处理装置,所述处理装置被构造为分析输液装置测量值并确定输液装置测量值何时满足预定度量。

在审查意见中,审查员认为独立权利要求1中的处理装置的功能需要借助于计算机程序来实现,因此,包含了对方法本身提出的改进,不属于实用新型的保护客体。

针对该审查意见,在答复思路上,笔者认为可以结合说明书记载内容证明独立权利要求1的技术方案与现有技术相比存在着机械结构上的改进,且该机械结构上的改进是用于解决其技术问题的关键所在;其次可以结合说明书记载内容来表明独立权利要求1仅对处理装置进行了功能性限定,且这些功能性限定可以通过本技术领域公知的方法来实现,从而证明独立权利要求1的技术方案不涉及对方法的改进、属于实用新型保护的客体。

案例1涉及的是较为典型的包含了机械装置和功能性模块(比如,处理或控制模块)的产品。随着计算机和信息技术的发展,此类产品越来越多地出现。在利用实用新型进行保护时,由于此类产品的权利要求无论是主题名称还是具体内容都具有明显的产品特征,一些申请人或者代理人可能会忽视权利要求中的处理或控制模块有可能被认定为属于“对方法本身提出的改进”的问题。实际上,即便权利要求中以功能性特征来限定处理或控制模块,其仍有很大可能被审查员认为存在着对方法的改进。因此,对于此类产品的实用新型申请,往往在撰写阶段就需要考虑到该问题,并在说明书中给予充分的论述和/或证据来表明涉及的功能性限定至少可以采用已知的方法实现。

在电学领域,一些装置的权利要求往往只包含多个功能性模块,每个功能性模块均用功能性特征来限定。对于此类装置,通常难以证明每个功能性模块均可以采用已知的方法实现,因此,在实务中还可以从硬件角度入手,表明或证明每个功能性模块至少能够通过硬件而非软件来实现。下文结合案例2[3]来对此进行说明。

案例2涉及一种图像宽动态范围压缩装置,其独立权利要求1限定了:

“所述装置包括:

计算模块,用于接收图像像素,并计算所述图像像素的原始亮度值的局域均值;

转换函数模块,与所述计算模块连接,用于根据所述局域均值计算得到所述图像像素的转换函数;

压缩模块,与所述转换函数模块连接,用于接收输入的所述图像像素,并根据所述转换函数对所述图像像素暗区的原始亮度值进行增强,对所述图像像素亮区的原始亮度值进行衰减,得到将所述原始亮度值进行压缩后的第一亮度值;

……”

可见,案例2的独立权利要求1采用了典型的功能性模块的撰写方式,并因此被以不属于实用新型专利的保护客体为由提出了无效。

在无效决定中,专利复审委员会认为:“权利要求1中已对所请求保护的装置的组成结构进行了限定。而对于上述各功能模块的实现,说明书0087段明确描述了:计算模块、转换函数模块、压缩模块等可分别采用低通滤波器、函数生成电路、函数转换电路等来实现,并在图7中示出了一具体的电路实现图。同时,说明书0005段还提出了本专利提供的是便于集成电路硬件实现的图像宽动态范围压缩系统。因此,权利要求1的方案属于实用新型的保护客体”。

基于案例2可以看到:尽管权利要求采用了功能性模块的撰写方式,但是通过在权利要求中限定各个功能性模块的连接关系或组成结构、并在说明书中提供必要的证据来表明各个功能性模块的功能可以通过硬件来实现,那么其仍会被认定为属于实用新型的保护客体。

2.涉及材料特征的实用新型保护客体问题

关于材料特征,《专利审查指南》在其第一部分第二章第6.2节中指出:(1)权利要求中可以包含已知材料的名称,即可以将现有技术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上;(2)如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对材料本身提出的改进,则不属于实用新型专利保护的客体。

对于上述两条规定,比较明确的是可以将现有技术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上,且权利要求中不能包含对材料本身提出的改进。然而,在实务中,经常会遇到权利要求中涉及比较复杂的材料特征的问题,不同个体对于这些权利要求的技术方案是否属于实用新型的保护客体也经常存在不同的看法。

比如,对于包含单种已知材料的权利要求通常不存在争议,然而,包含多种已知材料的混合物的权利要求是否属于实用新型的保护客体呢?一种观点认为实用新型的权利要求中不应出现混合物、或混合物的组分和配比,因为混合物的存在意味着对物质组分的限定,其属于对材料本身的改进。在实务中,很多审查员似乎也保持着这种观点、并因此发出了很多涉及混合物不属于实用新型的保护客体的审查意见。

笔者倾向于认为这种观点是不妥的。《专利审查指南》排除的是“包含对材料本身提出的改进”的技术方案,因此,判断一个技术方案是否属于实用新型的保护客体需要将重点放在是否对材料本身进行了改进上,而不是一刀切地排除所有包含混合物的技术方案。对于涉及混合物等材料特征的技术方案,如果能够证明该混合物或者混合物的组分和配比是属于已知的,那么该技术方案就应当属于实用新型的保护客体。在一些情况下,由于证明混合物或混合物的组分和配比属于已知材料较为困难,因此很多申请人通常会选择删除这些材料特征而加快审查进度。然而,这不应被解读为在实用新型的权利要求中不允许出现混合物、或者混合物的成分和配比。

尽管如此,在实用新型申请中,对于包含混合物等材料特征的技术方案仍需慎重,以免出现难以获得授权的情况。另一方面,相对于权利要求中明显存在混合物的情况,在实务中还需要特别注意隐含包括混合物的情况。比如,有时候会出现每个权利要求表面上只限定了一种由已知材料限定的技术特征,然而从属权利要求的技术方案基于其引用关系却隐含地包含了混合物的技术方案。对于这种情况下也需要非常慎重。案例3涉及一种装置,其独立权利要求1限定了在装置的第一部件上浸渍有一种以已知材料名称限定的化合物,从属权利要求2限定了在装置的第二部件上浸渍有铁。从表面上看,权利要求1和2分别包含了一种以已知材料限定的第一部件和第二部件,似乎毫无疑义地属于实用新型的保护客体。然而,结合说明书的描述可知,设置于第一部件上的化合物在设置于第二部件上的铁的催化作用下能够发生反应而释放出气体。因此,权利要求2实质上隐性地包含了由化合物和铁构成的混合物。对于这种情况,至少需要在说明书中澄清或者事后证明该混合物是公知的,否则权利要求2的技术方案将会被认为包含对材料的改进而不属于实用新型保护的客体。而且,如果该专利的发明点主要集中于针对这种混合物进行的改进,那么在递交前就提醒申请人以发明专利进行申请将会是更好地选择。

另外,在实务中有可能被忽视的另一个问题是权利要求中可能会无意识地包含利用功能性特征限定的材料特征。比如,在权利要求中包含“某一元件由柔性材料制成”等表述。在目前的实务中,包含这种材料特征的技术方案通常也是不被允许的。案例4涉及一种用于呼吸疗法的鼻件,其在权利要求中限定了第一部件的材料选自耐磨材料、肖氏硬度小于60的材料、或柔性材料。审查员在审查意见中认为这些材料为性能参数的限定,并不确定指的是具体何种材料,因此有可能会包含非已知材料而导致该技术方案不属于实用新型的保护客体。笔者认为审查员的该意见具备一定的合理性,因此,至少在目前的实务中应当在实用新型的权利要求中避免出现这样的材料特征。

3.关于产品的形状和/或构造

根据《专利法》第2条第3款的规定,实用新型应当是针对产品的形状和/或构造所提出的改进。申请人或代理人一般非常清楚实用新型只能保护产品、也知晓实用新型的技术方案中不能包含对方法或材料的改进,然而,一些申请人或代理人在实务中却忽视了对“产品的形状和/或构造”本身进行描述或限定,导致权利要求的技术方案被认定为不是针对产品的形状和/或构造所提出的改进、从而被认定为不属于实用新型的保护客体。

在最高人民法院(2019)最高法知行终138号行政判决书[4]中,涉案专利要求保护一种新型条形码,其独立权利要求1限定了:

“一种新型条形码,其特征在于,包括条形码,所述条形码从左往右依次设有起始符(1)、左侧数据区(2)、分隔符(3)、右侧数据区(4)、检验符(5)、中间分隔区(6)、时间数据区(7)和终止符(8)”。

在审查过程中,国家知识产权局专利局认为其权利要求限定的技术方案不属于实用新型保护的客体而驳回了该专利申请。申请人不服该决定而一直上诉至最高人民法院。

最高人民法院在判决书中认为:“实用新型专利所保护的产品,应是具有确定形状和构造的实体。产品的形状是指产品所具有的并可以从外部观察到的确定的空间形状。本案中,本申请要求保护一种新型条形码。根据本申请的说明书及其附图内容可知,本申请要求保护的条形码由符、数据区、分割区组成,其本质仍为通过将宽度不等的多个黑白相间的条纹,按照一定的编码规则排列而成的平行线图案。虽然其相对于现有条形码的改进在于加入了时间数据区,但该部分的改进并不能使所述条形码产生确定的空间形状,因此本申请所涉及的条形码不属于专利法意义上的产品,不属于专利法规定的实用新型的保护客体”。

对于该案例,笔者认为其参考意义并不在于指导性地判定是否所有的“条形码”均不属于专利法意义上的产品,而在于指导性地判定在专利的说明书或权利要求书中是否需要明确体现所要求保护的“条形码”是具有确定空间形状的产品。实际上,目前存在着大量的涉及“条形码”的实用新型专利,且《专利审查指南》也明确指出“对产品形状所提出的改进可以是对产品的二维形态所提出的改进”。而该申请所要求保护的“条形码”之所以被驳回,更多是由于其在撰写过程中存在的缺陷导致的。该申请的撰写只关注了对条形码的各个功能区域的描述而忽视了对承载这些功能区域的“载体”的记载,导致这些功能区域因脱离了“载体”而只是被认定为“二维图案”,从而无法被称为产品,自然也就不属于实用新型的保护客体。

这种在撰写中因忽视“载体”而导致所要求保护的技术方案被认定为不属于实用新型的保护客体的情况并非个例。同样的案例还出现在北京市高级人民法院(2018)京行终5541号行政判决书中[5]。该行政判决书中的涉案专利要求保护一种针对无人机提供鉴权服务的鉴权中心,其权利要求限定了:

“一种针对无人机提供鉴权服务的鉴权中心,包括鉴权中心通信单元、鉴权中心中央处理器、鉴权判决单元和鉴权中心存储器,所述鉴权中心中央处理器与所述鉴权判决单元、所述鉴权中心通信单元能够双向通信,所述鉴权中心存储器连接所述鉴权中心中央处理器和所述鉴权判决单元……”

同样地,在审查过程中,国家知识产权局专利局认为其权利要求限定的技术方案不属于实用新型保护的客体而驳回了该专利申请。申请人不服该决定而一直上诉至北京市高级人民法院。

北京市高级人民法院在判决书认为:“虽然权利要求1限定了所述鉴权中心中央处理器与所述鉴权判决单元、所述鉴权中心通信单元能够双向通信,所述鉴权中心存储器连接所述鉴权中心中央处理器和所述鉴权判决单元,且进一步限定了……,但权利要求1所限定的技术方案并未就承载该技术方案的产品的形状、构造或者其结合方面作出限定,而仅是由包含计算机软件的功能模块构成。无论其对各部件之间的功能作出何种限定,均未落实到具体的产品形状、构造上,当然也没有落实到形状和构造的结合上”。因此,北京市高级人民法院认为涉案专利的各权利要求所保护的技术方案均不属于实用新型专利的保护客体。

该“鉴权中心”的案例实质上涉及的是与上文的“条形码”案例类似的缺陷,即:不管是在说明书还是在权利要求书中,均过于注重对产品的核心功能模块的记载而忽视或抛弃了承载这些功能模块的“载体”,从而导致仅由这些功能模块构成的技术方案无法落实到具体的产品形状、构造或其组合上。另一方面,该案例的主题名称“鉴权中心”可能也难以被认定为是常规意义上的具有空间形状的产品,从而进一步导致该申请难以被认定为属于实用新型专利的保护客体。这两个案例提醒我们在实用新型专利(特别是电学领域产品)的撰写过程中,不能完全忽视产品的形状或构造的描述而至少要在说明书中对其进行适当的记载。这样,至少在被质疑时,能够存在修改或争辩的余地。

结语

本文结合具体案例对实用新型保护客体问题中的一些难点或争议进行了梳理和探讨。参考这些案例,可以更客观地理解实用新型的保护客体,以避免因无意引入了不属于实用新型保护客体的技术方案而导致实用新型不能获得授权、或者因轻易放弃了本属于实用新型保护客体的技术方案而限制了实用新型专利可进行保护的范围而给申请人或专利权人所带来的损失。

参考文献:

[1]王宝筠,“浅谈实用新型的保护客体”,https://zhuanlan.zhihu.com/p/274316246,最后访问时间2021年12月16日。

[2]北京市高级人民法院(2018)京行终807号行政判决书。

[3]第37153号无效宣告请求审查决定书。

[4]中华人民共和国最高人民法院(2019)最高法知行终138号行政判决书。

[5]北京市高级人民法院(2018)京行终5541号行政判决书中。

基于实务视角浅析实用新型专利的保护客体

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:张丰豪 中国贸促会专利商标事务所

编辑:IPRdaily王颖 校对:IPRdaily纵横君