同时申请发明专利与实用新型的好处实用新型专利大变革!或将引入“明显创造性”审查,向高授权率说再见(图1)

同时申请发明专利与实用新型的好处实用新型专利大变革!或将引入“明显创造性”审查,向高授权率说再见(图2)

带图评论:这修改得有点猝不及防啊!——出自《赌侠》

国知局又发布了个新名词——

“明显创造性”!

出自昨天发布的“关于《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》的说明。

其中在介绍审查指南主要修改内容时就提到:

为了提高审查质量和审查效率的相关规定,涉及实用新型明显创造性的审查...

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来源:发明与专利

难道实用新型,终于要审查创造性了?

作者:一丰龚先生  

同时申请发明专利与实用新型的好处实用新型专利大变革!或将引入“明显创造性”审查,向高授权率说再见(图3)

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来看草案对应的具体内容,位于草案第34页,关于实用新型初步审查的部分明确说道:

“审查实用新型专利申请是否明显不具备创造性”

即增加了对实用新型专利之于专利法第22条3款创造性的审查。

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在专利创意确定好需要申请专利的时候,有必要选择专利申请类型。专利类型目前有外观专利、实用新型和发明专利这三种,产品具体能做什么类型的专利,需要专业人士进行评判后选择。

你们知道的,实用新型专利目前的初步审查中,只对明显不具备新颖性进行审查;

对明显不具备创造性进行审查,是此次修改新加上的;

 

而且对于“明显创造性”这个词,以前听也没听说过...

但是可以预见到的是,一旦引入“明显创造性审查”,那无疑对现有的实用新型专利的规则,是一个颠覆性的大变革!

实用新型的高授权率,也许将成为历史...

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下一个问题在于,这次审查指南的修改有几分可信?

在《专利法》第九条第一款中,提供了相关法理支持:“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利。”也就是说,一个专利创意,如果具备相关条件,是可以同时申报实用新型专利和发明专利的,在获得实用新型专利授权后,如果放弃实用新型的权利,还可以获得发明专利证书。

通常的“征求意见稿”,后续还要进行大幅修改,我们通常也不对其进行过多解读。

 

但是此次不同,因为修改背景不同!

因为此次审查指南的大幅度修改,就是要为了配套新专利法及其实施细则。

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不仅如此,在实践操作过程中,实用新型和发明专利同时申请,获得的不仅仅是两本证书,其作用还有如下一些。

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但是你们都知道的,新专利法虽然已经实施,虽然专利法实施细则已经征求完意见,但是仍为公布。

所以此时开始对审查指南进行修改,无疑传递了一个信号:

专利法实施细则已经修改完成,

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只不过仍未公布!

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理由如下:

1、实用新型授权要求相对低,时间短,获得授权后可以提前受到保护

1. 修改逻辑

如果改完审查指南,后续实施细则又变了,那最后还要重新修改审查指南?这样太费事。

 

由于专利申请后,本身并不能马上获得保护。专利授权后,才能作为专利侵权评判的依据,也就是说,专利授权后,才能进行侵权保护。发明专利在申请后,需要经过初审合格后,予以公开审查,这个公开阶段,就会将一些技术暴露,却不能获得保护。而此时,如果产品同时申请了实用新型专利,在实用新型专利获得授权后,此时,发明再公开,就会获得多一层的保护效果。

2. 引用的法条细节

此次审查指南修改草案,已经将审查引用的实施细则的法条一一做了调整;

 

此外,由于实用新型不同于发明专利,只需要经过初审后,符合相关要求后,就会获得授权,然后公开专利文本。这个时间大多要早于发明12-18个月,可以弥补发明专利在公开阶段不能保护产品的不足。

而且引用的法条,已经跟公布的“实施细则修改建议(征求意见稿)”又已经大不相同。

以审查指南修改草案的7.3说明书附图部分为例:

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首先,按照已公布的“实施细则修改建议(征求意见稿)”,那它应该仍然援引没有变化的细则第17条、18条,但是目前改成了细则第20条5款和第21条;

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2、延长保护期限,便于产品获得更全面的保护

 

尽管发明专利从申请到授权时间较长,要求高,但其提供的保护期限和保护范围却是实用新型无法比拟的。由于发明专利需要实质审查,获得授权后,其含金量更高,保护具有更好的深度。

 

在实用新型授权后,由于只有初审,没有实质审查,在专利侵权处理时候,往往需要附带提供专利权评价报告,且在后续无效过程中,更容易被无效处理。而如果获得了发明专利的授权,则能避免这些问题,使得专利权更加稳定。

其次,出现了专利法实施细则第154条!

无论是现行实施细则,还是修改建议稿,都只有123条。

 

不仅如此,发明专利目前保护期限20年,实用新型仅仅10年。在发明专利和实用新型同时获得授权情况下,发明专利的保护期限大大长于实用新型,这也是发明专利体现出的保护价值。

 

3、发明专利保护层次更深,与实用新型相互结合,实现产品的多方面保护

所以种种迹象表明:专利法实施细则已经修改好了!

但是更有意思的是,根据已公布“实施细则修改建议(征求意见稿)”,对于实用新型仍然是不审查创造性!仍然不审查专利法第22条3款!

 

一些企业不屑于申请发明,其中重要原因在于担心技术秘密泄露。但是,又纠结于产品上市后会被竞争对手模仿。特别是,一些产品或者装置结构专利,一旦上市,就会面临模仿或者山寨,此时,申请实用新型专利进行保护,是必要的措施。实际上,在产品上市前,就应该提出相应的实用新型专利或者外观专利申请保护,以便能够给产品提供一些基本层面的保护。

 

但是,由于产品或者装置背后往往会涉及到其他工艺或者配方,甚至材料等等,这些层面,并不能在实用新型中进行保护。此时,如果能够结合发明专利,采用更深层次的全方位申请,提高了授权率的同时,也会加强对产品系列保护。这也是实用新型和发明专利相互结合申请的另一个好处。

 

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而到了此次审查指南修改草案,实用新型的初步审查范围,已经由原先的法第22条2款、4款,统一扩大到全部的法22条!

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审查指南要难道会跟实施细则背道而驰?这说明什么?

4、实用新型结合发明申请,有助于实用新型早日授权,也有助于更好地保护产品获得发明授权

 

要么,是修改的审查指南的人没有看专利法实施细则或其修改稿;

这一点主要针对当前实用新型大批量申请造成的批量驳回而言。由于实用新型要求低,在一些场合存在大量非正常申请,特别是,一些产品结构被批量处理,就给审查造成了一些不必要的失误。在许多专利申请中,特别是当前实用新型的审查中,出现了一些不近人意的地方,如经常会因为常规技术,或者交代不清楚而驳回。这对于一些实用新型,一方面,因为撰写层次不清晰,没有更好地描述产品;另一方面,因为审查员是人为审查,难免做出这样或者那样的误判,造成实用新型错失授权机会。

 

此时,如果同时申请了发明专利,因为发明专利保护范围更加广泛,且审查员需要更加仔细地审查,并提供了多次答复机会。这些都会增加发明授权概率。因为实用新型答复,一般不超过两次;但发明专利,四通五通也是常见。只要去争取,其授权率甚至会优于实用新型。这正是有些朋友所说的连发明都授权了、实用新型还不让授权的情况。

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要么,是专利审查指南先这么改着,若实施细则没改或者有人提了意见那再改回去(唉,就是玩儿);

要么,是专利法实施细则已经做了调整,审查指南只是跟着做了相关修改;

明显,前两种可能性微乎其微;最大的可能性呼之欲出:

 

特别是,一些涉及到模块、电路结构之类的专利,在实用新型专利中,容易被驳回,因为描述的界限问题,很容易造成不是实用新型客体的情况,而在发明专利申请中,这些软件方法,恰好可以作为方法补充申请。如何把握这个尺度,更好地利用发明弥补实用新型专利申请的不足,则需要根据情况使用。

在新专利法实施细则中,增加了对实用新型专利申请的创造性审查,增加了对专利法第二十二条3款的审查!!

在如此多的线索面前,本文有理由推断出本文标题的结论,注意是推断。

 

5、实用新型授权了,发明专利未必就需要放弃已经授权的实用新型才能获得授权

 

也就是说,尽管专利法有规定,在发明获得授权时候,需要放弃已经授权的实用新型才能下发授权通知书,但在实践操作中,采用合适的方式进行避免,完全可以同时获得两本证书。这一点,在笔者多年的实践中,均为客户操作获得了两本证书。在获得实用新型证书后,同时获得发明专利证书。当然,有些客户考虑后期维持成本,一般在后续专利维持中,主动放弃了实用新型的维持,而只保留了发明专利。

国家或许已经从行政法规(专利法实施细则)的层面,规定了对实用新型创造性的审查。

实用新型的大变革即将到来...

 

那么下面至少还剩两个问题:

因此,在实践操作中,同时申报了发明的时候,在获得实用新型授权后,可以继续操作发明专利。即使因为某些原因失去了实用新型授权,发明专利还是可以有希望授权的。这一点,也是一个好的专利创意同时进行实用新型和发明专利申请的好处。在笔者的专利投资策略中,就包括了实用新型和发明专利同时申请的策略,在去年年底申请了多件双报的专利后,获得了实用新型的授权,然后进行发明实审,增强了更多的授权机会和投资获利的方式。

 

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无论是投资,还是新申请,或者为客户进行产品研发或者布局申请,如果有必要,还是建议进行实用新型和发明专利同时申报。当然,前提是需要符合相关要求,毕竟发明专利本身费用也较高,审查时间较长,并非什么专利都可以这样操作。实用新型和发明专利双报申请,更多的需要把握其申请策略和申请方式,对于专利投资申请,更需要考虑授权和需求的平衡。

 

问题1:明显创造性的标准是什么?

随着专利政策的不断变化,无论是针对研发产品的新申请,还是作为专利投资的策略,欢迎来探讨专利同时申请相关事宜,让专利申请方式为产品保护提供更好的防护罩,也为投资获取更大的收益,并在专利申请文本的撰写过程中,获取更大乐趣。

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目前的说法是,“有关创造性的审查参照本指南第四部分第六章第4节的规定”。

而审查指南第四部分第六章第4节,是无效宣告程序中实用新型专利创造性的审查。

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投稿:847979421@qq.com

大概实用新型专利初审时审查明显创造性的判断标准,跟无效程序中创造性的判断标准一致,即:

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对于实用新型专利而言,一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性,对于由现有技术通过"简单的叠加" 而成的实用新型专利,可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

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问题2:审查员的工作量怎么算?

点个 同时申请发明专利与实用新型的好处实用新型专利大变革!或将引入“明显创造性”审查,向高授权率说再见(图21) 再走吧~

已知目前专利审查员的工作换算标准是,1550件实用新型初审折合93件审查标准件,1个标准件国家局给审协3000块;

那实用新型初审增加了“明显创造性”审查之后,专利审查员的kpi怎么算呢?还是审查工具又双叒叕升级了呢?

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