近日有媒体报道称,中国LED企业艾比森得克萨斯州的诉讼胜利了,9个被控产品均未侵犯任何Ultravision的知识产权,同时宣布Ultravision声明的专利无效。

要知道这场官司持续了3年多,这3年多的时间以来,艾比森花了几千万,承受住巨大压力,才最终把这个“专利流氓”--Ultravision告倒,而艾比森表示,接下来要乘胜追击,告对方赔偿几千万律师费。

新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图1)

美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方

事情的经过是什么?原因在于2015年前后,中国LED企业高速发展,并且因为技术好、成本低、产品过硬,不仅在国内,在海外市场也是混得非常好,抢占了全球很多国家和地区的大部分份额,其中艾比森是LED企业龙头,在美国市场表现非常给力。

而Ultravision是一家美国的LED企业,在中国企业产品的冲击下,业绩不断下滑,明显就撑不下去了,于是心生一计,想利用一些法律法规漏洞来勒索中国LED企业。

新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图3)


本文拟在新专利法如何更好地进行外观设计专利申请和保护的有关策略讨论。
作者 | 沈锦华  北京律盟知识产权代理有限责任公司编辑 | 笺柒

中国专利法第四次修改已于2020年10月17日获得通过,并将于2021年6月1日开始实施。此次修改中,修改的内容涉及从专利申请到专利权行使等多个方面,包括了开放许可、专利期限补偿、药品专利链接等诸多亮点。其中就三种专利类型(发明、实用新型和外观设计)而言,外观设计专利制度的调整和完善可谓是本次修改的重头戏:既包含保护客体的扩宽(引入了局部外观设计制度)这样实体法的修改,又包含增加国内优先权、延长专利保护期限(从10年延长到15年)这样程序性的规定。无疑,上述修改将给外观设计专利的申请人(以及专利权人)带来诸多方便和切实益处。

本文拟就在新专利法如何更好地进行外观设计专利申请和保护的有关策略讨论如下。


一、善用局部外观设计的制度

Ultravision在美国主张了很多乱七八糟的一些专利,一共是30多项专利,表示中国LED企业侵犯了它的专利,并在2018年的时候主张对中国LED企业发对起337项调查,要求禁止中国LED企业的相关产品在美销售。

美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方

由于337项调查的官司,打起来时间特别长,且过程麻烦,花费巨大,没有上千万费用,官司根本没法打。而337项调查一开始,对产品销售影响非常大,甚至会导致退出美国市场。

于是很多的一些LED企业妥协了,选择与对方和解,交点钱,相当于“破财消灾”的意思,这事就过去了,毕竟这样算下来最合算。



引入局部外观设计的制度可以说是国内外外观设计专利申请人乃至专利界所翘盼已久的修改。按照现行中国专利法的规定,局部外观设计不属于外观设计专利的保护客体。换言之,现行中国专利法只保护产品整体的外观设计,不允许申请人请求保护产品的一部分的外观设计。虽然这一点从专利法中关于外观设计的定义[1]并不能明确看出,但是,《专利审查指南》中明文规定:“产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计,例如袜跟、帽檐、杯把等”不被授予外观设计专利权。该处明确规定了外观设计只能保护产品整体,而不能保护产品的局部。
随着社会经济的不断发展,这一专利制度越来越突显出其无法满足当今社会各方面需求的现状,主要体现在以下几个方面:

1.给申请人提出申请带来诸多不便

而艾比森是中国LED企业在美国的龙头企业,是领军者,在美国销售额当2018年时达到5亿,Ultravision要求艾比林支付3000万美元和解。

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艾比林当然不同意,觉得我又没用你的专利,你就是敲诈,我不会选择妥协,你要钱可以,给你10万美元最多,否则法庭上见。

当今社会各种产品的设计已经是琳琅满目。因此,实际上很多时候申请人往往难以对产品的整体外观作出一个彻底的、全新的设计,而更多地是对产品的局部外观进行创新和改进。而在现有的专利制度下,即使申请人只对产品的局部进行了创新,他/她也必须就产品的整体提出外观设计专利申请。显然,这必定会使得申请人无法突显和强调其真正所创新的部分,也就使得其真正的设计无法得到有效保护。
2.给法院和地方知识产权局进行外观设计专利侵权判定带来困扰或者导致误判
由于申请人只能就产品的整体申请外观设计专利,所获得的外观专利权是关于产品整体的设计,而现行的专利侵权判定标准基本上是采用“基于整体视觉效果来综合判断被控产品与涉案专利的设计是否相同或相近似”的判断标准[2],所以进行侵权判定很可能涉案专利的实际创新点淹没在产品整体设计中而没有被给予足够的考虑。在这种情况下,有可能被控产品上并没有再现涉案专利的创新点,但因为整体视觉效果类似,因而被认定为侵权;也可能被控产品抄袭了涉案专利的创新点,但因为其他部分的不同而导致整体视觉果不相近似,因而认为不构成侵权。显然,这两种情形实际上都与“以公开换保护”这样的专利基本理念不符,甚至也不能实现“保护专利权人的合法权益”这样的立法宗旨。
3.与世界主要国家的保护制度不同,无法与国际接轨
WIPO提供的一份问卷调查显示,参与调查的42个国家和地区中,有31个国家保护局部外观设计,仅有11个外观设计欠发达的国家和地区未设立局部外观设计制度。而作为专利申请量早就位居全球第一[3]的中国不保护局部外观设计,这显然无法与国际接轨,甚至也“有损于专利大国的形象”。而这样所给申请人所带的直接影响是:


对于外国申请人而言,其无法以外国的局部外观设计作为优先权基础而在中国也请求保护局部外观设计,而是必须修改为保护产品整体,否则无法获得授权。如果国外的在先申请中未示出产品整体,将会导致其无法作为中国外观申请的优先权基础。

于是双方就这样杠了起来,在一些同行选择交钱的同时,艾比森决定一定要造倒对方,不仅仅是为自己,而是为整个中国LED产业。

对于中国申请人而言,其无法以中国外观申请作为优先权基础而在外国(例如美国)请求保护局部外观设计。

新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图6)
鉴于当前专利法中没有局部外观设计的制度所带来的上述种种问题,此次修法引入局部外观设计的制度无疑是中国外观专利制度中的里程碑式的进步。
按照修改后的专利法第2条的规定:“外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”。
根据上述修改后的规定,自新法实施后,申请人不仅可以就自己所作出的创新设计部分精准地提出外观设计专利申请,而且还可以根据他人可能会抄袭的各个部分/设计点而请求保护不同的范围。下面进行举例说明。例如,参见下图,假设申请人设计出一种便捷式折叠刀的刀柄,其主要改进点在于刀柄的外轮廓,但是,刀柄与刀片的连接部分、以及刀柄上孔的形状和分布等也可作为创新点或者有可能被他人抄袭;另外,刀柄的形状、刀片的连接部分的形状还可以进行一定程度的变化。那么,在这种情况下,申请人可以请求保护如下多达10种设计(其实还可以更多)。

新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图7)

新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图8)新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图9)新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图10)新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图11)新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图12)新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图13)新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图14)新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图15)新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图16)在上述各图中可以看出,非申请人所要求保护的部分以虚线示出,而申请人所要求保护的部分(例如申请人的创新点或可能被他人抄袭的部分)以实线示出。并且,从整体上看,这些设计属于相近似的设计,按照目前中国专利法中关于外观设计单一性的规定,这些设计应当可以作为相似设计在一件申请中提出。当然,关于局部外观设计的单一性问题更加复杂。上述情形具体是否可以作为相近似的设计在一件申请中提出还得看将来《专利法实施细则》及《专利审查指南》出台后的具体规定。

从上述例子可以看出,申请人在申请时外观设计专利时,可以善加利用局部外观设计的制度,提交尽可能多的设计(实施例),使得自己的创新设计得更到充分的保护。一旦将来获得授权,每一个设计都有一个独立的保护范围,都可以作为一项权利基础,用于起诉他人侵权。同时,每一个设计也可以作为国外或内的后续外观申请的优先权基础。
并且,从节省费用的角度及避免重复授权的角度考虑,在申请同一产品的多项局部外观设计专利时,可以考虑充分利用中国允许多项(最多10项)相似外观设计合案申请的制度,尽可能将这些设计并在一件申请中提出。如果万一审查员在审查过程中审查员提出单一性的审查意见,可以届时再考虑如何处理(例如,争辩这些设计具有单一性,或者删除一部分设计并提出分案申请)。

二、巧用国内优先权及保护期限延长的制度

而在诉讼的过程中,中国众多的LED企业也联合起来,比如艾比森、利亚德、联建、洲明等巨头组建了联盟,联合应诉,大家选择一起站到艾比森这边,出钱出力,支持艾比森律师团队,把资源给足,攻坚克难。



本次修法中还引入外观设计的国内优先权制度。这一制度主要是使得国内申请人享有和国外申请人同等的权利,因为外观设计的外国优先权制度从1985年中国专利法开始实施就存在,而国内优先权制度一直都没有设立。因此,实际上对于国内外观设计的申请人存在不公平。
那么,新专利法实施后,申请人该如何利用外观设计的国内优先权制度呢?这是值得我们思考的。本文认为,申请人可以在如下几种情形下巧用国内优先权制度:

1.保护不断改进、不断完善的设计

美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方

由于准备充分,证据充足,在经历了整整5天的天庭审理之后,终于艾比森团队赢了,Ultravision的指控无效,且Ultravision主张的那30多个专利都是无效专利。


设计人员在进行产品设计时,往往有一个不断改进、不断完善的过程。但是,为了尽早获得申请日,申请人/设计人往往又希望尽早提交专利申请。所以,有些时候在设计出产品的初步轮廓、形状后,申请人就提交了外观专利申请(下称“基础设计”)。那么,在这之后,如果设计人员设计出更加完善、更加美观、也可能更加吸引消费者的产品设计(下称“新设计”),该如何处理呢?是否要再次申请外观设计专利?申请的话,是否要放弃基础设计(如果还没授权公告的话)?如果不放弃,基础外观设计是否会破坏新的设计的新颖性(即,是否会构成抵触申请或者是否会导致新设计重复授权)?如果放弃,前面基础设计的申请的费用都浪费了,无法就基础设计获得专利权,而且如果在这期间他人就类似的设计提出专利申请,也可能会破坏新设计的新颖性。
而外观设计的国内优先权制度很好地解决了这个问题。只要新设计在基础设计的申请日起6个月内作出,申请人可以就将新设计和基础设计作为相似设计一并提出新的专利申请,同时要求基础设计的申请的优先权。这样新设计和基础设计同一件申请获得保护,有效地解决了上述矛盾。例如,以上面的便捷式折叠刀的刀柄设计为例,如果申请人一开始只设计出设计3并提交了外观专利申请,然后在6个月又设计出其他设计,那么可以通过要求国内优先权的方式将这些设计并在一件申请中。
2.延长2021年1月1日之后提交的外观申请的保护期限

新专利法实施后,外观设计专利权的期限为十五年,该规定将适用于所有在2021年6月1日之后提交的中国外观专利申请。而按照国家知识产权局《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》的公告(第423号)第10条的规定:申请日为2021年5月31日(含该日)之前的外观设计专利权的保护期限为十年。因此,对于国内申请人于2021年1月1日之后提交的外观申请,申请人可以考虑在2021年6月1日之后再次提出申请,要求该在先申请的国内优先权。那么在后申请将能获得15年的保护了。
除了上述两种典型的应用外,申请人还可以在其他必要情形下巧用外观设计的国内优先权制度。例如,申请人前期(例如,同时或先后陆续)申请了同一产品的多件设计,申请之后发现这些设计其实有些相近似,可以被认为是相似设计,这时申请人可以再提出一件外观申请,要求先前几件的优先权,将前面几件设计都包含于其中。这样不仅减少了将来专利费用(例如年费)的缴纳,而且避免了将来可能存在的重复授权问题。而对于有可能作为成套产品的多个产品(例如茶壶、茶杯等),如果前期作为多件外观设计申请分别提出,也可以考虑这种方式将其合并在一件申请中,不仅节省将来的费用,也便于企业内部专利的管理。当时,此时还需要考虑这些产品的设计是否具有相同或类似的设计构思。
综上,在新的专利法实施后,申请人在申请外观设计专利时可以考虑采取更加灵活的申请及保护策略。当然,也要尽可能预期可能存在的各种风险,例如,要求国内优先权的,会导致在先申请视为撤回。因此,专利代理师应当尽可能为申请人提供全面、周密的申请策略的分析建议。
新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图18)

注释:

这也意味着不仅仅是艾比森,甚至中国的LED企业们,再也不用担心这家专利流氓了,中国产的LED产品,也可以继续在美销售,这不仅仅是艾比森的胜利,更是中国LED领域的一次胜利。

[1]专利法第2条第4款,外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。其中并没有明确提到“产品的整体”。 

[2]参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条,其中规定:人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。

[3]例如,根据2019年8月WIPO的统计数据,2018 年,全球约提交了 102 万件工业品外观设计申请,其中中国知识产权局的受理数量占全球总量的 54%(2019年产权组织事实与数据 (wipo.int)) 

新专利法下外观设计专利的申请及保护策略美国“专利流氓”输了,3年时间,中国企业花费几千万,告倒对方(图19)(本文仅代表作者观点,不代表作者单位或知产力立场)图片来源 | 网络



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