专利使用环境特征,深挖那些找不到的规则(一)

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作者:吴圳添 刘淑娟 福建世礼律师事务所

文章来源:转载自微信***“同济知识产权与竞争法中心”,作者系张伟君老师。

原标题:使用环境特征,深挖那些找不到的规则(一)

同济大学法学院

本文从使用环境特征在侵权案件中的三条规则出发,构造使用环境特征在授权确权程序中的三条规则,并由此推导出一条结论:当引证现有技术(如在先产品)公开了在后专利文件中的产品时,无论在后专利文件的产品权利要求限定了何种使用环境特征,该产品权利要求都无法获得授权。

2020年秋季学期

2018级本科生 知识产权法课程考试

一、找得到的规则

第一大题:法条理解(60分)

我国专利法规定:

1.1 使用环境特征的由来

使用环境特征首次出现在最高人民法院(2012)民提字第1号民事判决书,该判决书写道:使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征【第一次定义】。

第十一条 发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

1.2使用环境特征在侵权案件中的规则

我国商标法规定:

在〔2013〕301号《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》中,将最高人民法院(2012)民提字第1号民事判决书的内容提炼出来,规定为第22条和第23条如下:

22、写入权利要求的使用环境特征属于必要技术特征,对专利权保护范围具有限定作用【第一次定性】。使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征【第一次定义】。

23、被诉侵权技术方案可以适用于产品权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征,而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提【规则一】。

第四十八条  本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

到了2017年,北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》将上述两条合并为第24条,并进一步拓展了内容如下:

 

24、写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用【第二次定性】。被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征,而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提【规则一】。但是,专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征,有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的,则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围【规则二】。

第五十七条 有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;

被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围【规则三】。

使用环境特征不同于主题名称,是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技术特征【第二次定义】。

2020年,【规则三】被写入司法解释——最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(2020修正)法释〔2020〕19号的第九条。以上三条规则的相关案例,可参考《最高法院及地方法院使用环境特征案件裁判要点》[1]。

二、找不到的规则

2.1 目前在授权确权程序中没有使用环境特征的适用规则

到目前为止,《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》均没有使用环境特征的内容。

(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;

第110223号复审决定、第87170号复审决定和第34153号无效决定等涉及使用环境特征的案例中,主要适用的是审查指南(2006版)第二部分第二章第3.1.1节的内容,即主要将使用环境特征理解为用途限定。

(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;

(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;

2.2 构造使用环境特征在授权确权程序中的规则

(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;

使用环境特征关系到专利权保护范围的确定,目前却只有侵权案件中的适用规则,而没有授权确权程序中的适用规则。

因此,我们尝试利用已有的三条规则,构造其在授权确权程序中的适用规则。

(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;

构造新规则时,我们尽量少的改变原规则的表述,主要是将三条规则中的“被诉侵权技术方案”均替换为“引证现有技术”。另外,【规则二】和【规则三】中的“未落入”均改为“破坏”(原因参考后续分析二和分析三)。

(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

具体构造内容如下。

•••请作答•••

01 根据我国专利法规定,未经许可,不得为生产经营目的使用专利产品,或者使用依照专利方法直接获得的产品。“专利产品”与“依照专利方法直接获得的产品”,有何不同?为生产经营目的,“使用”上述产品的行为是否可以构成“实施专利”的行为?

用【规则一】构造【规则A】:

02 根据我国商标法规定,侵犯注册商标专用权的行为包括“销售侵犯注册商标专用权的商品”,那么,是否也包括“使用侵犯注册商标专用权的商品”?

03 根据我国专利法规定,销售专利产品的行为,属于“实施专利”的行为。那么,根据我国商标法规定,销售侵犯注册商标专用权的商品的行为,是否应该也是属于第48条规定的在商业活动中“使用商标”的行为?

【规则一】:被诉侵权技术方案可以适用于产品权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征,而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。

【规则A】:引证现有技术可以适用于产品权利要求记载的使用环境的,应当认定引证现有技术具备了权利要求记载的使用环境特征,而不以引证现有技术实际使用该环境特征为前提。

分析一:

【规则一】没有提及法律结果,但易知潜在法律结果是:被诉侵权技术方案落入产品权利要求保护范围。

04 销售侵犯注册商标专用权的商品的行为,与《商标法》第57条规定的“为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为”有何不同?是直接侵犯注册商标专用权,还是构成帮助侵权?

【规则A】也相应没有提及法律结果,但同样易知潜在法律结果是:引证现有技术落入在后专利文件保护范围;并且,可以进一步表述为:由于引证现有技术落入专利文件保护范围,因此在后专利文件不具备新颖性,即:引证现有技术破坏在后专利文件保护范围。

用【规则二】构造【规则B】:

05 在商品展览会上,如果展览的商品是侵犯他人注册商标专用权的商品(使用了与他人注册商标相同的标识),这是否属于“将商标用于展览”的行为?商标权人是否可以对展览假冒他人注册商标商品的行为主张注册商标专用权?

06 某公司向他人有偿出租侵犯注册商标专用权的商品,是否侵犯注册商标专用权?如果构成侵权,应该依据商标法的哪条规定提出请求?(单选)说明理由。

(A)和销售侵犯注册商标专用权的商品一样,都是属于第48条规定的“在商业活动中”使用商标的行为,因此可以依据第57条第1-2项规定提出主张;

(B)如果在广告、展览等商业活动中使用商标可以构成侵权,举轻以明重,出租侵犯注册商标专用权的商品,更应该构成侵权;

(C)出租与销售侵权商品造成的损害后果相近,应类推适用第57条“销售侵犯注册商标专用权的商品”;

(D)属于第57条“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”;

【规则二】:专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征,有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的,则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

【规则B】:专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征,有证据证明引证现有技术可以适用于其他使用环境的,则引证现有技术破坏专利文件的保护范围。

分析二:

【规则B】中,为什么引证现有技术破坏在后专利文件的保护范围呢?

(E)属于第57条“为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为”。

第二大题:案例分析(40分)

因为【规则B】中,“引证现有技术可以适用于其他使用环境”是客观事实,在后专利文件“明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征”存在事实错误,因此可解释为违背自然规律而不具备实用性,也可解释为专利文件存在事实错误无法构成技术方案;退一步讲,哪怕认为在后专利文件是部分正确的,正确的部分也不具备新颖性。

基本案情:

用【规则三】构造【规则C】:

【规则三】:被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

【规则C】:引证现有技术不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,应当认定引证现有技术破坏专利权的保护范围。

YB公司系ZL200410025046.5 号“顶棚内置式家电分体安装方法”发明的专利权人。该专利权的权利要求是:一种顶棚内置式家电分体安装方法,该方法是将家用电器分解为上部的主机体和下部的面罩板两部分,面罩板制成室内顶棚面板状,与其他顶棚面板一起利用卡条与卡槽或嵌条与嵌槽之间的配合,均匀固定在顶棚龙骨下面构成一个完整的顶棚面,而主机体被固定安装在面罩板上方的顶棚内。

分析三:

【规则C】中,为什么引证现有技术破坏专利文件的保护范围呢?

 

因为【规则C】中,“引证现有技术不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境”是客观事实,在后专利文件却记载产品可以适用于“权利要求中使用环境特征所限定的使用环境”存在事实错误,因此可解释为违背自然规律而不具备实用性,也可解释为专利文件存在事实错误无法构成技术方案。

需要说明的是:使用环境特征多涉及产品权利要求,本文讨论的也是产品权利要求;【规则一】、【规则二】和【规则三】基于的前提是“产品相同,只有使用环境特征是否适用需要讨论”,因此【规则A】、【规则B】和【规则C】也是基于同样的前提。

OSB公司向客户提供整体吊顶“被某某权”产品的销售和安装。

【规则A】、【规则B】和【规则C】法律结果均是“引证现有技术破坏在后专利文件的保护范围”,由此可以推导出一个结论:

当引证现有技术(如在先产品)公开了在后专利文件中的产品时,无论在后专利文件的产品权利要求限定了何种使用环境特征,该产品权利要求都无法获得授权。

 

注释:

[1]:《最高法院及地方法院使用环境特征案件裁判要点》链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/bUx-gngevZweDXCZohoQFw

来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)

作者:吴圳添 刘淑娟 福建世礼律师事务所

YB公司向原审法院起诉,请求判令:

1.OSB公司停止制造、销售“被某某权”侵权产品;

编辑:IPRdaily王颖 校对:IPRdaily纵横君

2.OSB公司停止使用侵权方法。

 

原审法院认为:

(1)判断被某某权产品是否落入涉案专利权的保护范围,应对涉案专利权的权利要求所描述的技术特征与被某某权产品技术特征进行比较。本案中,经庭审比对,被某某权产品也是将家用电器分为上部的主体机和下部的面罩板两部分,面罩板制成室内顶棚面板状,与其他顶棚面板一起利用卡条与卡槽或嵌条与嵌槽之间的配合,均匀固定在顶棚龙骨下面构成一个完整的顶棚面,而主机体被固定安装在面罩板上方的顶棚内。……故应当认为被某某权产品已经落入ZL200410025046.5 号发明专利权利要求的保护范围。OSB公司未经专利权人许可,以生产经营为目的,制造、销售落入专利保护范围的被某某权产品,侵犯了YB公司享有的专利权。

(2)OSB公司对被某某权产品进行安装的行为系针对被某某权产品的特点进行,仍属于销售行为。

 

OSB公司上诉称:原审法院将涉案方法发明专利的技术特征与被某某权产品进行比对,属于认定事实错误;没有证据证明OSB公司实施了涉案方法专利。

 

YB公司上诉称:原审法院未支持YB公司的第2项诉讼请求,请求二审法院改判:OSB公司停止使用侵犯方法专利的侵权行为。

 

二审法院认为:

(1)OSB公司生产的被某某权产品技术特征落入了涉案专利的保护范围。经二审庭审比对,被某某权产品为一种专门安装在室内顶棚的包括家用电器装置的整体吊顶,包括龙骨和顶棚面板两部分,其中家电主机体固定安置在相邻两根龙骨上,位于面罩板的顶棚内,主机体的下部以顶棚面板作为家电的面罩板,该面罩板和其他顶棚面板均通过卡条和卡槽或嵌条和嵌槽配合固定在龙骨的下面。被某某权产品的技术特征本身就决定了其安装方法的唯一性,故可以认定被某某权产品“整体吊顶”属于使用了涉案专利方法直接获得的产品,OSB公司为生产经营目的使用专利方法的行为侵犯了涉案方法发明专利权。

(2)OSB公司向客户提供被某某权整体吊顶产品的销售和安装,该行为应认定为销售其生产的整体吊顶产品的行为,仍属于销售行为,并非直接使用专利方法的行为。

•••请作答•••

01 涉案被某某权产品,是否为依照专利方法 “一种顶棚内置式家电分体安装方法”而直接获得的产品?OSB公司上诉称“原审法院将涉案方法发明专利的技术特征与被某某权产品进行比对,属于认定事实错误”;二审判决认为,被某某权产品的技术特征本身就决定了其安装方法的唯一性,故可以认定被某某权产品“整体吊顶”属于使用了涉案专利方法直接获得的产品。你认为法院的这个说理是否成立?

02 如果OSB生产的被某某权整体吊顶产品落入原告专利的权利要求保护范围,那么,其实施的是未经专利权人许可的哪个行为,侵犯的是专利权人的哪项权利?

(A)制造专利产品;

(B)使用专利方法。

03  YB公司向原审法院起诉,请求判令OSB公司停止制造被某某权产品,以及停止使用侵权方法,这两项诉讼请求是否均应该获得支持?

04 YB公司认为OSB公司向客户提供整体吊顶产品的安装,是使用了侵权方法。但法院认为,被告该行为应认定为销售OSB公司生产的整体吊顶产品的行为,仍属于销售行为,并非直接使用专利方法行为。那么,按照法院的观点,OSB公司销售和安装涉案被某某权“整体吊顶”的行为,侵犯的是专利权人的哪项权利?

(A)使用专利方法的权利;

(B)销售依照专利方法直接获得的产品的权利;

(C)使用依照专利方法直接获得的产品的权利。

•••考试结束•••

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本文责编 ✎ 帝企鹅

本期编辑 ✎ 稻壳豚

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